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使用透明材料外观设计的侵权比对
文/上海市高级人民法院
唐 震（二审承办人）
【裁判要旨】
外观设计专利侵权判断遵循“整体观察，综合判断”的基本方法。被诉侵权设计的产品外表使用透明材料，相对于授权外观设计而言，会给一般消费者带来不同的视觉感观，但是否必然导致两者不相同或不近似，不能一概而论。判断时需要将一般消费者可观察到的透明部分以内的形态、图案和色彩视为被诉侵权设计的一部分，比较其与授权外观设计相同和相异部分在整体视觉感观上的效果，并结合公共政策因素的考量，综合判断得出侵权与否的结论。
【案号】
一审：（2021）沪73民初37号
二审：（2022）沪民终38号
【案情】
原告：达鑫机械有限公司（以下简称达鑫公司）。
被告：吴志荣、陈耀林、上海寻梦信息技术有限公司（以下简称寻梦公司）。
达鑫公司是名为“食品成型加工设备”外观设计专利（以下简称涉案专利）的专利权人，专利申请日为2016年9月29日，授权日为2017年2月22日，专利目前处于有效状态。该专利简要说明载明，本外观设计产品用以将软质食品分切加工为具有特定外型的食品，最能表明设计要点的图片或照片为立体图。
2020年10月22日，达鑫公司委托代理人从拼多多网店“天马厨电”购买了一台小型粉圆机，支付了货款11798元；和商家的聊天记录显示，商家称“我们卖的很多，客户反应都不错，最远卖到西藏拉萨……我们线下和其他平台出货多，这边刚开始呢……我们是工厂店，都是生产线呢”，并支出公证费4000元。
当庭拆封所购买的产品，产品上及外包装上无生产企业信息。产品正面右上角有“YUKUN”标识。经比对，被控侵权产品与达鑫公司涉案专利外观设计的侧视图、俯视图无实质差别。主要区别为：被控侵权产品前后面板均为透明面板，可见产品内部的辊等结构；而涉案专利外观设计的前后面板为不透明材质，不能看见产品内部结构。此外，被控侵权产品前面右上角有一个较大的按键，下方有两个较小的按键；而涉案专利外观设计前面无按键。
另查明，陈耀林在第7类厨房用电动机器等商品注册有“YU-KUN”商标，且陈耀林于2018年12月6日在微信朋友圈发布2019年产品电子图册，该图册中有一款采用透明面板的粉圆机产品；于2020年10月4日在微信朋友圈发布方形保温桶的产品图片，该图片上呈现有两排标有“YUKUN”标识的小型商用粉圆机包装箱。
还查明，陈耀林于2018年1月25日申请名为“粉圆机”的外观设计专利，于2018年9月4日获得授权。该外观设计专利附图显示，产品前后无面板或透明面板，可见产品内部的辊等结构；前面右上角有一个较大的按键，下方有两个较小的按键。2020年11月24日，该外观设计专利被达鑫公司申请无效成功。
寻梦公司系拼多多购物平台的经营者，吴志荣系涉案网店“天马厨电”的经营者。根据寻梦公司核查后台的系统信息，被控侵权产品ID于2021年1月19日下架，实际成交销售数量为1件，销售金额为11798元。
2021年1月5日，达鑫公司向上海知识产权法院提起诉讼，请求法院判令吴志荣、陈耀林、寻梦公司立即停止侵害涉案专利；吴志荣、陈耀林连带赔偿达鑫公司经济损失100万元、合理费用10万元。
【审判】
上海知识产权法院认为，达鑫公司是涉案专利的专利权人，该专利目前处于有效状态，任何单位或者个人未经专利权人许可不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、许诺销售、进口其专利产品，否则属于侵害外观设计专利权的行为，依法应当承担相应的民事责任。因被控侵权产品除了“YUKUN”标识，无其他可识别制造者的信息，而陈耀林曾申请注册了“YU-KUN”商标，并申请与被控侵权产品近似的外观设计专利，故可以认定陈耀林为被控侵权产品的制造者，其实施了制造、销售、许诺销售被控侵权产品的行为。吴志荣实施了销售、许诺销售被控侵权产品的行为。本案中，被控侵权产品与涉案专利产品为相同种类产品。经比对，被控侵权产品与涉案专利外观设计的主要区别为两者前后面板因使用不同材质导致的视觉效果差异。涉案专利设计的前后面板为不透明面板，不能看见产品的内部结构；被控侵权产品的前后面板为透明面板，可以看见产品的内部结构。对于外表使用透明材料的产品，通过透明材料能观察到的产品内部的形状、图案和色彩，应当视为该产品的外观设计的一部分。被控侵权产品透明面板约占前后面板二分之一的面积，透过面板可见的产品内部结构对整体视觉效果有重要影响。被诉侵权设计与达鑫公司涉案专利在整体视觉效果上不相同、不近似，被诉侵权设计未落入涉案外观设计专利权的保护范围，对达鑫公司的诉讼请求不予支持。上海知识产权法院据此判决驳回达鑫机械有限公司的全部诉讼请求。
判决后，达鑫公司向上海市高级人民法院提起上诉，请求撤销原审判决，改判支持其原审诉请。事实和理由是：1.本外观设计的设计要点在于“本外观设计的形状”，材料是否透明、图案如何、内部结构如何并不应当作为评判因素。按照整体观察、综合判断的外观设计侵权比对标准，被控侵权产品与涉案专利形状相同，整体视觉效果近似，原审判决未正确认定外观设计专利权的保护范围。2.即使被控侵权产品的整体视觉效果需要考虑透过面板可见的内部结构，由于具有较大设计空间的机器外壳对整体视觉效果的影响更大，而设计空间较小并且属于功能性设计特征的压片辊轮、制丸辊轮、刀辊、切刀等内部结构对整体视觉效果较小，应当认定两者在整体视觉效果上构成近似，被控侵权产品落入涉案外观设计专利的保护范围。3.被控侵权产品的内部结构属于功能性设计，在比对时不应当予以考虑。此外，原审中提出的损害赔偿考虑了被控侵权产品的生产量、销量、销售渠道、产品利润、外观设计的贡献度、侵权行为人的主观故意等因素，主张的赔偿金额和合理费用依据充分，请求二审法院予以支持。
上海市高级人民法院经审理认为，压片辊轮、制丸辊轮、刀辊、切刀等部件具有功能性，但该些部件的形状和组合方式并不唯一，其组成的外观设计仍会呈现出多种设计可能性，给使用者带来不同的视觉美感。故被控侵权产品的内部结构并不由功能唯一限定，不属于功能性设计。外观设计侵权判断遵循“整体观察，综合判断”的基本方法。所谓“整体观察，综合判断”，是指一般消费者从整体上而不是仅依据局部的设计变化，来判断外观设计专利与被控侵权产品设计的视觉效果是否具有明显区别；在判断时，一般消费者对于外观设计专利与被控侵权产品设计，可视部分的相同点和区别点均会予以关注，并综合考虑各相同点、区别点对整体视觉效果的影响大小和程度。对于外表使用透明材料的产品，通过人的视觉能观察到的其透明部分以内的形状、图案和色彩，应当视为该产品的外观设计的一部分。本案中，尽管被控侵权产品与涉案专利外观设计整体框架近似，但被控侵权产品透明面板约占前后面板二分之一的面积，通过一般消费者的视觉可以观察到被控侵权产品的内部结构，而涉案专利外观相应部位由不透明面板遮挡，其内部结构不可见，从整体上观察，两者视觉效果不相同，也不近似。上海高院判决驳回上诉，维持原判。
【评析】
一、外观设计专利侵权判断的基本方法
专利法第二条第四款规定，外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。换言之，法律并不要求外观设计解决任何实际技术问题，只要其能使工业产品美观，给一般消费者带来视觉美感即可。据此而言，在比对被诉侵权设计与外观设计专利时，侵权判断的基准在于一般消费者的视觉感观。
就侵权的判断标准和比对的具体方法，专利法和最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》、最高法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》作了进一步明确。
1.外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计；在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，应当认定被诉侵权设计落入外观设计专利权的保护范围。其中，被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。
2.产品种类是否相同或者相近，根据外观设计产品的用途予以认定。其中，产品的用途参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素确定；外观设计是否相同或者近似，则根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。主要原因在于：主要由技术功能决定的设计特征由于受到技术功能的限定，其可采取的设计方式往往是唯一或极为有限的，为了防止该种外观设计被在先申请者垄断，不能予以保护。比如，涉及呼啦圈产品的外观设计，圆圈形状是由该类产品功能所决定，一旦将该形状纳入该类产品设计的保护范围，则后续生产设计者难免不侵权，从而限制了该类产品丰富多彩的设计产出，影响社会公共福祉。对于整体视觉效果不产生影响的产品的设计特征不予考虑，则正是立足于建立在一般消费者的视觉感观基础之上的侵权判断标准，既然对其整体视觉效果不产生影响，当然应当排除在外。
3.判断整体视觉效果需要考虑的因素：一是对外观设计的整体视觉效果更具有影响的情形，包括：（1）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；（2）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。二是被诉侵权行为发生时授权外观设计所属相同或者相近种类产品的设计空间。设计空间较大的，可以认定一般消费者通常不容易注意到不同设计之间的较小区别；设计空间较小的，可以认定一般消费者通常更容易注意到不同设计之间的较小区别。上述考量因素的确立一方面在于强调视觉感观在侵权比对时的重要性，另一方面是对外观设计专利授权条件的坚持和肯定，即“授予外观设计专利的外观设计应当具有新颖性，与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别”，从而凸显专利法保护创新的立法宗旨。
概而言之，被诉侵权设计与外观设计专利侵权判断遵循“整体观察，综合判断”的基本方法，即从一般消费者的视觉感观出发，从整体上而不是仅依据局部的设计变化，来判断两者的视觉效果是否具有明显区别；区别时需要关注到两者可视部分的相同点和区别点，但对整体视觉效果的影响大小和程度，需要结合观察方式和公共政策等因素综合判断。
二、外表使用透明材料的被诉侵权设计侵权比对的具体规则
被诉侵权设计的产品外观与授权外观设计专利整体形状相同，但是由于前者外表或者部分构件的外表使用了透明材料，相对于后者而言，的确会给一般消费者带来不同的视觉感观。但是，这种视觉感观的差异是否必然导致两者不相同或不近似，不能一概而论，仍然需要在“整体观察，综合判断”基本方法的框架下，遵循以下规则予以判断：
一是对于外表使用透明材料的产品，通过人的视觉能够观察到的其透明部分以内的形状、图案和色彩，应当视为该产品的外观设计的一部分，纳入侵权比对范围。这正是由于侵权判断的基准为一般消费者的视觉感观，只要能够为一般消费者的视觉感觉和观察到的部分，无论部分大小、视觉效果影响程度高低，均视为该产品外观设计的组成部分。这一点，在同类案件审理中均得到明确。本案中，透过被控侵权产品的前后面板，可见该产品的内部结构，故应当将此内部结构纳入侵权比对范围之中，即从不同视角来观察比较被控侵权产品和涉案专利的视图。
二是相同或相异部分对于一般消费者整体视觉效果的影响。除局部外观设计获得授权的情况外，产品外观是作为一个整体吸引消费者眼球的产品，在外观设计方面的微细差异，通常不会引起消费者的注意。被诉侵权设计的产品外表或部分构件的外表使用透明材料，导致其与授权外观设计专利在视觉感观方面产生的差异，需要置于整体观察的视角下判断差异的影响程度。如有的产品尽管采用了将不透明材料替换为透明材料,或者将透明材料替换为不透明材料的制作手法，但并不足以导致消费者整体视觉效果产生实质性差异，应当依法被认定为近似。而在本案中，被控侵权产品透明面板约占前后面板二分之一的面积，透过面板可见其主要内部结构，在整体视觉效果产生显著影响，可以说被诉侵权设计与涉案外观不相同也不近似。
三是出于公共政策的考虑，是否可以将视觉效果的影响弱化或忽略。知识产权本身就是公共政策的产物，在知识产权赋权和侵权认定中，融入公共政策因素的考量必不可少。在外观设计专利侵权比对中，需要重点保护体现新颖性的设计特征，弱化惯常设计特征，排除功能性设计特征。本案中，涉案外观设计专利用于食品成型加工设备，整体呈现长方体结构，面板、格栅、进料辊、进料引导板上下排列组合形式较为普通，新颖性特征并不突出。上诉人意图将被诉侵权产品和涉案专利区分为外部和内部两个部分进行侵权比对，主张导致视觉效果显著不同的内部构件属于功能性设计特征，从而将其排除在侵权比对范围之外，而外部长方形结构两者相同，从而得出两者整体视觉效果近似构成侵权的判断结论。但是，从证据来看，压片辊轮、制丸辊轮、刀辊、切刀等部件确实具有功能性，但该些部件的形状和组合方式并不唯一，仍然存在着多种多样的形状和组合方式；况且，将整个产品人为地区分为内外两个部分进行比较，也违反了整体观察的比对规则。因此，综合考虑上述因素，一、二审法院的裁判观点是一致的：被诉侵权设计和涉案专利既不相同，也不近似，不构成侵权。
(案例刊登于《人民司法》2022年第23期)
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