申请的商标为什么会失效(商标禁用权范畴不明)(1)

  1968年,梵克雅宝有限公司(下称梵克雅宝)从一座阿拉伯宫殿中的喷水池中得到灵感,设计推出了首款“四叶幸运Alhambra”系列的项链,此后逐渐扩展为主打系列,并被中国消费者昵称为“四叶草”。该系列已经成为梵克雅宝的标志性设计元素,梵克雅宝也将该三维标志申请注册了立体商标。

  然而,因为“四叶草”三维标志,梵克雅宝深陷一场立体商标权无效宣告请求纠纷。

  中国商标网信息显示,截至目前,梵克雅宝名下共有151件商标申请记录,最早一件的商标申请于1986年提交。2014年11月,梵克雅宝向原国家工商行政管理总局商标局提交了两件立体商标注册申请,标志均为梵克雅宝的珠宝首饰商品上常见的“四叶草”形状。2016年1月,两件立体商标获准注册,核定使用在珠宝首饰、戒指(首饰)、手镯(首饰)、手表等第14类商品上。

申请的商标为什么会失效(商标禁用权范畴不明)(2)

 “四叶草”立体商标(图片来源:中国商标网)

  2018年4月,针对上述两件立体商标中的第15736970号“四叶草”立体商标(下称诉争商标),上海瑷晶珠宝有限公司法定代表人毕某某提出无效宣告请求,主张诉争商标属于商标法第十一条第一款第(三)项规定所指“其他缺乏显著特征”的标志,不得作为商标注册。

  对此,梵克雅宝提交了关于“四叶草”立体商标的说明、诉争商标的广告投放、使用“四叶草”立体商标的商品图片、该公司的维权记录及诉争商标保护先例等证据,用以证明诉争商标具有独创性及显著特征,而且经过使用其显著特征得到进一步增强。

  2019年7月,国家知识产权局作出裁定,认定诉争商标构成商标法第十一条第一款第(三)项规定的情形,而梵克雅宝提交的证据不足以证明诉争商标经过使用已取得显著特征,据此裁定对诉争商标予以无效宣告。

  梵克雅宝不服上述裁定,随后向北京知识产权法院提起行政诉讼称,诉争商标由其独创,具有区别于其他一般珠宝的多处独特设计,具有识别商品来源的功能,可以作为识别商品来源的标识;诉争商标经过梵克雅宝公司的长期使用,可以起到区分商品来源的作用,可以作为商标注册和使用。

  经审理,法院一审判决驳回来梵克雅宝的诉讼请求。

  梵克雅宝不服一审判决结果,继而向北京市高级人民法院提起上诉,主张诉争商标作为一件获准注册的商标,事实与法律上均具有显著特征,不能仅仅因为诉争商标是以商品自身形状体现的三维标志而直接否定其具备可识别性,而且诉争商标经过使用强化了显著特征,相关公众已经能够将诉争商标与梵克雅宝形成对应关系,若将诉争商标予以无效宣告,将会损害梵克雅宝和相关公众的合法权益,破坏已经形成的认知习惯和稳定的市场秩序。而北京市高级人民法院近日作出二审判决,维持一审判决和国家知识产权局裁定。

  根据该案二审判决结果显示,梵克雅宝的“四叶草”立体商标是否应予以无效宣告,更重要的在于商标禁用权范畴不明,而非单纯的显著特征问题。

  北京市高级人民法院经审理指出,商标法第十一条第一款第(三)项规定的“其他缺乏显著特征”的标志,是指依照相关公众通常观点的认知,作为商标使用在指定商品上不具备区分商品来源的作用。判断标志本身是否具有显著性,应考虑标志本身与其指定使用的商品或服务关联程度,判断主体应以具体商品或服务领域中相关公众的普遍知识水平和认知能力为依据,判断过程中应当以标志的整体性为原则。

  具体到该案,法院分析认为,诉争商标由三维标志构成,整体呈现为中心对称到四叶草形状,四周外围呈圆弧状,而且正反两面的外围嵌有均匀排布的圆珠镶边,两层圆珠镶边的外边缘连接处有4个较为明显的圆珠,从其造型、装饰组合及整体外观效果上具有一定独创,但根据诉争商标核定使用的珠宝首饰等商品相关公众的认知习惯,易将其识别为商品的外观、造型或者装饰进行认知,诉争商标作为标示商品来源的商标的功能性较弱,不易被相关公众予以识别,缺乏固有显著特征。

  那么,诉争商标“四叶草”是否属于经过使用取得显著特征并便于识别,进而可以作为商标注册的标志呢?

  北京市高级人民法院对此指出,在标志自身缺乏显著特征的情况下,其并不当然失去作为商标获准注册的可能性,该标志亦可以通过在市场流通、经营过程中的实际使用,获得其固有含义之外的“第二含义”,即通过实际、有效使用获得显著特征。判断标志是否通过实际、有效使用获得显著特征,应当考虑标志是否以商标的方式进行使用、标志持续使用的时间与地域及销售规模等经营情况,标志在所涉商品相关公众中的知晓程度,而且如果标志被核准注册为商标则应对核准注册后的实际使用及宣传情况予以考量,标志通过使用获得“第二含义”的应当仅限于其实际使用的具体商品,并避免不当限制其他经营者基于商品外观、装饰等正常使用。

  具体到该案,法院分析认为,考虑到诉争商标的使用方式、效果多为珠宝首饰等商品的外观、造型或者装饰,且在该领域中已有大量其他经营者将“四叶草”作为商品装饰外观,更确认了相关公众对此类商品外型装饰作用的认知,即淡化了诉争商标指示商品来源的认知,在梵克雅宝没有明确诉争商标禁用权范畴的情况下,一审法院及国家知识产权局关于梵克雅宝提交的证据不足以证明诉争商标经过使用获得显著特征的认定并无不当。

  综上,北京市高级人民法院在确认梵克雅宝的“四叶草”立体商标在造型、组合、整体外观效果方面具备独创性的基础上,综合考量市场等其他因素,从避免对已形成的相关市场中其他经营者正当经营造成负面影响出发,二审判决驳回了梵克雅宝的上诉请求。

  值得注意的是,根据该案二审判决结果,即使“四叶草”立体商标最终被宣告无效,并不意味着梵克雅宝的“四叶草”经典设计将失去知识产权保护基础,其仍可以通过主张反不正当竞争法中“有一定影响的装潢”来进行维权以寻求保护。(王国浩)

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