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“如何更加充分合理地运用这次宝贵的机会，最大限度地保留专利权，往往是专利权人最关心的问题。《专利审查指南》已经规定了无效宣告程序中允许的典型的权利要求修改方式，本文旨在探讨非常规的修改方式。”
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：袁玥 申发振 中国贸促会专利商标事务所
在专利授权后的无效宣告行政程序中，专利权人有权利修改涉案专利的权利要求。而一旦专利无效宣告的行政程序结束，进入行政诉讼阶段，专利权人不能再修改权利要求。因此，专利无效宣告程序可以说是专利权人修改其专利保护范围的最后机会。如何更加充分合理地运用这次宝贵的机会，最大限度地保留专利权，往往是专利权人最关心的问题。《专利审查指南》已经规定了无效宣告程序中允许的典型的权利要求修改方式，本文旨在探讨非常规的修改方式。
一、法律法规中对于无效阶段的修改的相关规定
1、专利法及其实施细则中的相关规定
《专利法》第三十三条规定“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”
《专利法实施细则》第六十九条第一款规定：“在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。”
可见，专利法及其实施细则是从权利和义务两方面规范了对专利文件的修改，一方面，赋予专利权人可以在无效宣告程序中对专利文件进行修改的权利；另一方面则强调在修改时应遵守的义务，即对修改的限制。即，为保护发明创造和技术贡献，应当允许专利权人对专利文件进行适当修改。同时，为了平衡专利权人与社会公众之间的利益，将对权利要求的修改不得扩大原专利保护范围作为修改后的专利文件能否被接受的规范要求。
在审查与代理实践中，容易更加注重第二方面，却忽略了第一方面。
2、《专利审查指南》中的相关规定
依据《专利法实施细则》第122条的规定，国务院专利行政部门（即国家知识产权局）根据专利法及其实施细则制定专利审查指南。《专利审查指南》属于部门规章，位阶低于《专利法》及《专利法实施细则》，不能与上位法相抵触。
I.《专利审查指南》中规定的修改原则
《专利审查指南》第四部分第三章第4.6.1节规定了无效宣告程序中对专利文件修改的原则：
“发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，其原则是：
（１）不得改变原权利要求的主题名称。
（２）与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围。
（３）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。
（４）一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。
外观设计专利的专利权人不得修改其专利文件。”
可见，上述修改原则基本和专利法及其实施细则中的规定相一致，即修改“不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”、“不得扩大原专利的保护范围”。
II.《专利审查指南》中规定的修改方式
《专利审查指南》第四部分第三章第4.6.2节对修改方式进行了详细规定：
“在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。
权利要求的删除是指从权利要求书中去掉某项或者某些项权利要求，例如独立权利要求或者从属权利要求。
技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案。
权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。”
即，该节具体规定了四种修改方式：删除整项权利要求、删除权利要求中的技术方案、通过补入其他权利要求中的特征进一步限缩、明显错误的修正。可见，该节规定的几种具体修改方式都不曾见著于《专利法》及其《实施细则》，属于审查实践操作方面的具体规定，是对《专利法》及其《实施细则》的深度细化补充，与《专利法》及其《实施细则》的方向性规定不在同一个层面。作为一部部门规章，这是很正常的，其能够很好地给予行政机关以及行政相对人明确的指引，从而提高行政效率。
二、对于无效宣告程序中的权利要求修改的一些疑问
众所周知，成文法的发展总是落后于实践，部门规章的制定，也一定是随着不停出现新的实践案例而不断发展完善。从这个意义上来说，上一章提及的《专利审查指南》规定的修改方式可能无法解决实践中遇到的一些特殊情况。笔者在代理无效宣告案件的经历中，也经常遇到作为专利权人的当事人询问一些问题，例如：既然无效宣告程序中是逐项审查，为什么专利权人会自行主动删除整项权利要求？在删除技术方案时，怎么定义“技术方案”？通过补入其他权利要求中的特征进一步限缩时，补入的特征可以以何种方式融合进去？除了这几种修改方式以外，是否有其它修改方式？对于这些问题，其实《专利审查指南》没有明确的规定，但是本文可以尝试探讨一二。
1、为什么要删除整项权利要求
删除整项权利要求往往发生在，例如，已经将某一项从属权利要求中的特征补入独立权利要求中时，技术方案与该项从属权利要求相冲突的其它从属权利要求会被主动删除，以避免权利要求出现不清楚的缺陷。
还有时，如果在口审结束前，专利权人一方自我评判一项独立权利要求无论如何也不会被维持，那么主动删除该项权利要求也是一种提高行政效率、对合议组友好的做法，同时令合议组的注意力更加集中到还有可能被维持的权利要求上，这也是值得推荐的。
2、删除技术方案的含义
最常见的并列技术方案是在权利要求中明确地用“或者”这种逻辑表达词连接的前后两项技术方案，此时如何删除一项技术方案是没有疑问的。但是否可能有其它的情况呢？
在一个无效宣告程序后的行政诉讼二审案件——（2016）京行终第485号案件中，判定专利权人将权利要求中的一个特征“所述螺钉体尾部呈断尖状,为35°±5°束尾”修改为“所述螺钉体尾部呈断尖状,为大于等于30°并小于40°束尾”,属于技术方案的删除，这相当于删除了“螺钉体尾部呈断尖状,为40°束尾”这个技术方案。
这个案件对面临断尾求生的专利权人来说是有启发的，该案中的权利要求中记载的并不是典型的“A技术方案或者B技术方案”的形态，但是当遇到无效请求人提交的证据确实公开了一部分保护范围的时候，可以尝试放弃掉这部分保护范围，并将该修改方式解释为删除技术方案的修改方式，以符合《专利审查指南》对修改方式的限制。但应注意，这种尝试不见得能够被所有合议组接受，是属于“没有办法的办法”，并不被推荐为常规操作。
还值得一提的是，根据《专利审查指南》的规定，只有删除的修改方式是可以在审查决定做出之前的任何时候提出的，其它修改方式都需要在指定的答复期限内做出。因此，删除的修改方式的时机选择更加灵活，专利权人如果运用得当，可以实现理想的效果。
3、对于通过补入其他权利要求中的特征进一步限缩权利要求的灵活理解
对于《专利审查指南》中规定的第三种修改方式“在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围”，最常见的情况就是将从属权利要求中的某一个特征的文字原封不动地补入独立权利要求中。但是否应将该方式死板地理解为唯一的可行方式呢？
例如，在一份无效宣告审查决定中（第54093号），合议组面临着如下的情况：权利要求1中记载了一个数值范围0.6-1.8nm，权利要求2记载了一个单点数值1.2nm，专利权人在答复期内将权利要求1中的数值范围修改为1.2-1.8nm。对此，合议组在决定中认为，该修改满足《专利审查指南》中规定的无效宣告程序中的修改原则，符合权利、义务两方面一致的立法本意，在此基础上，还进一步认定该修改方式的行为和结果都属于《专利审查指南》规定的上述第三种修改方式。也就是说，本案中，将权利要求2的特征补入权利要求1中的方式，并不只是简单地将权利要求2的特征的文字记载入权利要求1中，而是用权利要求2的数值点重新定义了权利要求1中数值范围的端点。
希望该案也能够为面临权利要求修改困境的专利权人带来一些启发。
4、是否有突破《专利审查指南》规定的修改方式以外的方式？
如前面所提及的，《专利审查指南》对修改方式的规定是这样的：“在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。”
上述规定中的“一般限于”四个字，显然给其它修改方式的可行性留下了可能。这至少一部分是因为，《专利法》及其《实施细则》都没有限定具体的修改方式，作为下位法规的《专利审查指南》虽然可以为审查实践提供一些可行性的操作指引，但却不能违背上位法中赋予的专利权人的修改专利文件的权利，排除其他潜在可能的修改方式。
实际上，与上述法律法规的规定相对应，审查实践也未完全排除存在其他修改方式的可能性。以下提供一些案例和观点供读者参考。
(1) 最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）
《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》从最高人民法院知识产权法庭2019年审结的技术类知识产权案件中精选36个典型案件，提炼40条裁判规则，反映了最高人民法院知识产权法庭在技术类知识产权领域处理新型、疑难、复杂案件的司法理念、审理思路和裁判方法。其中的第22条如下：
“22.专利无效宣告程序中对于权利要求具体修改方式的要求
在上诉人阿尔法拉瓦尔股份有限公司与被上诉人国家知识产权局，原审第三人SWEP国际公司发明专利权无效行政纠纷案（以下简称“不锈钢钎焊”专利无效行政纠纷案）【（2019）最高法知行终19号】中，最高人民法院指出，无效宣告程序中对于权利要求书具体修改方式的限制，应当着眼于实现对权利要求书的修改满足不得超出原说明书和权利要求书记载的范围以及不得扩大原专利的保护范围两个法律标准的立法目的，兼顾行政审查行为的效率与公平保护专利权人的贡献，不宜对具体修改方式作出过于严格的限制，否则将使得对修改方式的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚。”
根据上述裁判要旨中公布的是否应接受特殊权利要求修改方式的原则和精神，具体修改方式的限制不应过于严格。正如最高院在上述指导案例中作为裁判要旨所进一步指出的：在对权利要求书的修改满足不得超出原说明书和权利要求书记载的范围以及不得扩大原专利的保护范围两大法律标准的前提下，对修改方式的适度放宽，既有助于专利确权程序聚焦发明创造核心，又不会影响社会公众对已授权专利文件的信赖利益。
（2）国家知识产权局2014年年度复审无效十大案件之一的“具有分化和抗增殖活性的苯甲酰胺类组蛋白去乙酰化酶抑制剂及其药用制剂发明专利权无效宣告请求案”（第24591号的无效审查决定）
在该案件中，专利权人口审时当庭将授权公告文本权利要求1的马库什通式化合物修改为实施例2记载的具体化合物。请求人认为该修改不应被接受。合议组认为：
“专利审查指南对无效宣告程序中权利要求的修改方式进行了限制，其规定修改权利要求书的具体方式一般仅限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。可以看出，专利审查指南一方面强调绝大多数情况下以上述三种修改方式为原则，另一方面也并未完全排除存在其他修改方式的可能性。而针对本案的修改，合议组认为：尽管专利权人对权利要求1所作的上述修改不属于并列技术方案的删除，但是，修改后的具体化合物不仅在专利说明书中有明确记载，而且其属于本专利的发明核心所在。如果允许专利权人进行上述修改，则能够更加充分地体现专利制度鼓励发明创造的立法本意，并且有助于专利确权程序在评判专利的技术贡献时聚焦发明实质；同时，鉴于修改后的具体化合物在专利说明书中已被作为专利核心内容公开并在其保护范围之内，允许上述修改也不会带来公示性方面的问题；因此，上述修改并不违背专利审查指南对修改方式进行限制的初衷，应可以作为例外情形而被接受。同样，基于类似的理由，专利权人对授权公告文本的原权利要求4所作的修改也应当被允许。由于专利审查指南并没有对上述修改方式的修改时机作出限制，因此，专利权人在口头审理当庭提交的上述修改应当被允许。”
可见，国家知识产权局通过该典型案例对《专利审查指南》规定的修改方式作出了澄清，认为《专利审查指南》中规定的具体修改方式并非排他的，而其他修改方式，在不违背立法本意的情况下是可以作为例外情形被接受的，甚至，新的修改方式的修改时机都不受限制。
另外，这里有一点值得关注：在该典型案例中，权利要求修改后的特征对应于说明书记载的技术特征，而非其他权利要求中记载的技术特征。由此可见，虽然《专利审查指南》规定的修改方式要求权利要求或其技术方案的删除以及补入其他权利要求中的特征，但是实践中在确有必要的情况下，可以扩展考虑说明书中记载的技术特征，作为一个备选修改思路。
作为延续思考，笔者认为“权利要求的进一步限定”的修改方式须基于修改的立法本意作灵活解释，即不限于当前《专利审查指南》所规定的“在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围”，而应该允许涵盖“在权利要求中补入说明书中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围”的情形，如本案例所澄清并适用的。若是，此点或可供《专利审查指南》后续修改考虑之用。
（3）2011年中国法院知识产权司法保护50件典型案例——（2011）知行字第17号
该案中，专利权人将权利要求1中的“1∶10-30”修改为“1∶30”。专利复审委员会当庭告知该修改文本不符合《专利审查指南》第四部分第三章第4.6节的规定,不予接受。
该判决书指出：
“本院经审查认为:根据当事人申诉及答辩的事由,本案争议焦点在于家化公司在无效程序中修改的权利要求是否应被接受,即该修改是否符合《专利法实施细则》及《审查指南》的相关规定。
……
《审查指南》规定无效过程中权利要求的修改方式限于三种:权利要求的删除、合并和技术方案的删除。专利复审委员会认为,即使认定本案中对权利要求的修改符合上述修改原则,但其仍然因不符合《审查指南》对修改方式的要求而不能被接受。本案中,尽管原权利要求中1:10-30的技术方案不属于典型的并列技术方案,但鉴于1:30这一具体比值在原说明书中有明确记载,且是其推荐的最佳剂量比,本领域普通技术人员在阅读原说明书后会得出本专利包含1:30的技术方案这一结论,且本专利权利要求仅有该一个变量,此种修改使本专利保护范围更加明确,不会造成其他诸如有若干变量的情况下修改可能造成的保护范围模糊不清等不利后果,允许其进行修改更加公平。《专利法实施细则》及《审查指南》对无效过程中权利要求的修改进行限制,其原因一方面在于维护专利保护范围的稳定性,保证专利权利要求的公示作用;另一方面在于防止专利权人通过事后修改的方式把申请日时尚未发现、至少从说明书中无法体现的技术方案纳入到本专利的权利要求中,从而为在后发明抢占一个在先的申请日。本案中显然不存在上述情况,1:30的比值是专利权人在原说明书中明确推荐的最佳剂量比,将权利要求修改为1:30既未超出原说明书和权利要求书记载的范围,更未扩大原专利的保护范围,不属于相关法律对于修改进行限制所考虑的要避免的情况。如果按照专利复审委员会的观点,仅以不符合修改方式的要求而不允许此种修改,使得在本案中对修改的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚,缺乏合理性。况且,《审查指南》规定在满足修改原则的前提下,修改方式一般情况下限于前述三种,并未绝对排除其他修改方式。故本院认为,本案中,二审判决认定修改符合《审查指南》的规定并无不当,专利复审委员会对《审查指南》中关于无效过程中修改的要求解释过于严格,其申诉理由不予支持。”
该案同样确认了《专利审查指南》的规定并未绝对排除其他修改方式，不能仅以不符合修改方式的要求为由而不允许其他修改。
以上三个案例分属不同年代，但是都一致地认为，修改方式作为手段，应当着眼于修改的立法目的——只要这种修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围、没有扩大原专利的保护范围，则对其具体修改方式不应作出过于严格的限制。
事实上，上述观点也被最高人民法院知识产权庭公众号发表的文章所认可，因为语言表达有局限性，所以法律允许专利权人对权利要求进行修改。此时，对具体修改方式不应作出过于严格的限制，否则将使得对修改方式的限制，成为一种对专利权人权利要求撰写不当的惩罚，使得对权利人的保护与其技术贡献不相适应，必将极大地挫伤权利人创新的动力和积极性。[1]
因此，对于是否有突破《专利审查指南》规定的修改方式以外的方式，答案应该是肯定的。但无论如何，对权利要求的修改应满足《专利法》第三十三条以及《专利法实施细则》第六十九条的规定，且满足《专利审查指南》中的无效宣告程序中对专利文件修改原则的规定。
专利权人在无效宣告程序中面临权利要求修改困境的时候，不妨放开思路，看看是否有《专利审查指南》中未提及的合适的修改方式可以采用。
四、结语及建议
本文对于无效宣告程序中权利要求的修改进行了一些探讨，希望能够对读者有所帮助。
然而，虽然本文对于无效宣告程序中的权利要求修改问题，介绍了一些突破常规的方式，但其实这些所谓的突破常规的方式，往往也是无奈之举，采用这些方式，往往是因为专利权人在无效宣告程序中才发现，其专利撰写得不够理想，权利要求架构不够完善，设计层次不够丰富，导致没有足够的修改空间，往往会发出“如果当初写一个什么什么样的从属权利要求就好了”的慨叹。这些特殊修改方式被接受的几率其实远没有常规修改方式被接受的几率高，为专利权的稳定性增加了很多的不确定性，因此，本文介绍的这些特殊情况不能被当成权利要求修改的常态。
我们在苛责《专利审查指南》规定有些死板的同时，也不禁会思考，为何《专利审查指南》规定的恰恰是这样的四种修改方式？那其实是因为，这样的规定建立在理想的假设上：专利的权利要求至少在授权时有着比较高的撰写水平，层次结构足以支撑这四种修改方式。然而实践中的现实情况却往往事与愿违。
《孙子兵法-兵势篇》有云：“凡战者，以正合，以奇胜。”意思是一般规律是用兵的常法，而变法反映的是特殊规律。因此，使得专利权尽可能被维持的最根本的途径，仍然是提高撰写质量，认真设计整套权利要求的保护范围和层次空间，不要到无效宣告程序中才悔之晚矣。笔者一直认为，权利要求的撰写是一种艺术，共勉之。
注释：
[1]傅蕾，宾岳成：《权利要求修改超范围的认定》，最高人民法院知识产权庭微信公众号，2021-02-20，转载自《人民司法》。
（原标题：专利无效宣告程序中专利权人应对篇（一）——权利要求的修改）
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：袁玥 申发振 中国贸促会专利商标事务所
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
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