随着时代的发展，加强知识产权的保护已深入人心，而随着人们知识产权保护意识的提高，侵害专利权的纠纷也随之增加。其中，外观设计专利因其保护的客体与人们的生产和生活息息相关而在侵害专利权纠纷的案件中多有发生。在侵害外观设计纠纷的案件中，一旦被诉侵权产品落入外观设计专利的保护范围，对于被告方而言常常采用的应对策略就是提出现有设计抗辩。
现有设计抗辩是专利侵权纠纷中被控侵权人有证据证明其实施的设计属于现有设计，因而不落入涉案外观设计专利权保护范围的一种抗辩事由。其立法目的在于不能把已经进入公有领域或者属于他人创新性贡献的部分纳入其保护范围，其体现的是保护专利权人的合法权益和鼓励发明创造的平衡。
但是，由于我国外观设计专利实行的是初审制，授权并未经过实质审查，所以已授权的外观设计专利其稳定性可能不高，甚至存在不当授权的可能，加之我国专利制度具有民行二元程序的特点，职权分离，法院在审理侵权纠纷的过程中并不会对专利的有效性进行审查。被诉侵权人对专利的有效性有质疑只能向国家知识产权局提出无效宣告请求，通过行政程序来审查专利的有效性。这样可能会延长侵权诉讼的审理周期，对被诉侵权人的生产经营造成严重的影响。相较之下，现有设计抗辩制度的建立可以高效的保护公众自由使用现有设计的权利，减轻被诉侵权人的诉累，限制权利人行使不当的专利权，对维护公平正义具有重要意义。
那么作为同样不具备创新性的现有设计的直接转用是否可以纳入现有设计抗辩的范畴呢？对此，法律并无明确规定在侵犯外观设计专利权纠纷的案件中可以将现有设计的转用纳入到现有设计抗辩的范畴，然而，在司法实践中，已有将”转用“规则引入到外观设计侵权判定的标准当中。
在（2013）粤高法民三终字第530号案件中，卢某某和广州旗云电子有限公司主张东莞市奇声电子实业有限公司（简称”奇声电子公司“）侵害其外观设计专利权。奇声电子公司则辩称被诉侵权产品琵琶外形的音箱使用了现有设计，并提供了外形与被诉侵权产品基本相同的的外观专利，以及证明乐器外形可以用于音箱设计的外观专利，证明被诉侵权产品的外观设计属于对现有设计的转用，不构成对涉案专利权的侵害。最终，法院支持了奇声电子公司的现有设计抗辩。
从上述案例中可以看出广东市高级人民法院对被诉侵权产品的外观设计属于对现有设计的转用，不构成对涉案专利权的侵害的观点持肯定态度。笔者认同上述观点。
转用，是指将产品的外观设计应用于其他种类的产品，例如将某一汽车的外观设计直接用到相应的汽车玩具上；而模仿自然景象、自然物、以及将无产品载体的单纯图案、形状、色彩或者其组合应用到产品的外观设计中，也属于转用。当一项外观设计专利属于现有设计的转用时，其与现有设计不具有明显区别，不符合专利法第23条的规定，不能被授予外观设计专利权。
虽然外观设计的转用属于《专利审查指南》对外观设计专利授权条件的细化，但是笔者认为专利法虽然保障专利权人的合法权益，但是专利法并不保护在 ”创新“上懒惰的专利权人，简单的从其他领域的”拿来“转用，并不符合专利法鼓励发明创造的立法目的，因此，基于专利法不保护现有设计的宗旨，将现有设计的转用规则纳入现有设计抗辩制度当中具有一定的合理性，即当一项被诉侵权产品属于现有设计的转用而与现有设计不具有明显区别时，则不应当认定其落入涉案专利的保护范围。
如何“转用”我们可以借鉴专利无效程序中对转用的理解，一项外观设计是否由现有设计转用而来，其判断重点在于：涉案设计相对于其他种类产品设计在外形上不存在实质差别并且其他种类产品转用到与涉案专利相同或相近种类的产品上存在转用启示。而在专利侵权诉讼中，判断被控侵权人的现有设计抗辩能否成立，应当重点比较的是被控侵权产品与现有设计，然后根据整体观察，综合判断原则进行比对。因此，在侵权诉讼中转用的判断条件为：（一）被诉侵权产品的外观设计与其他种类产品的外观设计不存在实质差别或者被诉侵权产品外观设计是由其他种类产品的现有设计得到的；（二）其他种类产品转用到与被诉侵权产品相同或相近种类的产品上存在转用启示。
上述（2013）粤高法民三终字第530号案件中，奇声电子公司提交的”琵琶（823）“外观设计专利其申请日在涉案专利申请日前，该专利公开了与被诉侵权产品外观基本相同的乐器琵琶的造型；并且，奇声电子公司提交的另一份早于涉案专利申请日的”吉他音箱“专利已经给出了将乐器应用于音箱外观设计的启示。被诉侵权产品的外观设计系通过转用这一常见设计手法得到，并且也没有产生独特的视觉效果，与现有设计不具有实质性差异，属于对现有设计的转用，因此不构成侵权。在司法实践中，被诉侵权人很容易想到寻找与被诉侵权产品外形相同的转用设计的证据，却时常忽略提供存在转用启示的证据。如（2018）粤民终15号案件中，被诉侵权人主张被诉侵权产品为现有设计转用得到的现有设计抗辩，但由于未提供相应的转用启示的证据而没有被法院采纳。
综上，笔者认为虽然现行法律中没有明确规定现有设计的转用是否可以作为现有设计抗辩的专利侵权抗辩事由，但是无论是基于专利法的立法宗旨，还是保证确权程序和侵权判定程序标准的统一，将“转用”规则引入到我国外观设计侵权判定标准中都存在一定的合理性。
作者：王志杰
合作机构： 恒都律师事务所
来源：北大法宝 律所实务
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