作者 | 路勇 北京市铸成律师事务所
在上诉人国家知识产权局与被上诉人伊拉兹马斯大学鹿特丹医学中心、罗杰•金登•克雷格发明专利申请驳回复审行政纠纷案[（2019）最高法知行终127号，下文称之为“结合分子”案]中，最高人民法院指出：面对所要解决的客观的技术问题，本领域普通技术人员从现有技术中可以获知的启示原则上应该是具体、明确的技术手段，而不是抽象的想法或者一般的研究方向。仅仅依据研究方向的一致性和本领域的抽象、普遍需求来认定现有技术给出的启示，隐含着后见之明的危险，容易低估发明的创造性。那些表面上看似显而易见的发明事实上也可能具有创造性。发明的技术方案一旦形成，其可能经常被发现可以从某些已知事物出发，经由一系列非常简单的步骤推导出来。为避免这种后见之明，必须全面、谨慎、现实地评估，本领域普通技术人员面对本申请所要解决的问题时，基于其所认知的全部现有技术是否能够容易地得出本申请的技术方案。
该案中重要争议点涉及创造性判断的三步法中第三步，也就是“技术启示”的判断环节。这一步是最终体现专利法创造性条款设立目的的关键步骤，其判断结论是否准确直接影响该条款目的的实现[1]。因此该步骤是创造性判断中最核心、最关键的步骤。在这一步骤中，恰如最高人民法院在该案中指出的，经常出现主观臆断，对所属领域技术人员水平把握不当，以及“事后诸葛亮”的问题。上述案例中，突出表现为技术启示的程度问题。恰如最高院指出的，从技术启示的来源获得的现有技术教导，应当达到客观、准确、全面、完整的程度，只有达到能够促使本领域技术人员产生改进最接近的现有技术的“动机”时，才意味着发明相对于现有技术是显而易见的[2]。
可惜的是，在专利实审、复审和无效的实务中存在大量的案例，对于“技术启示”的来源和说理存在含糊不清的问题，对技术启示是否达到了客观、准确、全面、完整的程度，常常是缺乏论证和主观臆断的。比较突出的是对“公知常识”的使用过于笼统、主观、轻率和缺乏具体的说理的问题。实务中一个焦点问题是，在引用教科书、工具书等公知常识证据的时候，证据中相关内容，从技术领域方面看是比较上位概括的，技术特征方面往往是抽象和笼统的，在技术效果方面又经常是缺失或者含糊的。
上述最高人民法院的判决已经对这种做法给出了明确的反对意见，笔者是完全赞成的。本文拟从认识论、整体论、通信领域的原理为示例，并从最高人民法院在机电领域做出的另一案例出发，进一步阐释说明使用抽象和笼统的内容作为技术启示的错误。另外，本文还拟从美国专利法中“Obvious to Try”相关判例和法律观点出发，希望能为更精细地判断技术启示是否达到了客观、准确、全面、完整的程度提供镜鉴。
本文认为，本领域的技术人员在寻找技术启示的时候，应当将重点放在具体而细节的教导，一般无法直接从抽象的原则和原理获取针对具体特征的教导。
较为原理性质的技术内容，通常存在于教科书中，一些技术手册等工具书中也会对技术原理给出概要介绍。教科书公开的内容，常常是以相应领域的一般性原理为基础，重点介绍基本概念、基本原理、基本方法，辅之以具体设计、具体系统、具体应用。工程技术领域的教材会介绍具体的系统、机械结构、体系设计作为示例。为了便于讨论，本文主要以教科书为例阐述观点。
根据本领域的技术人员的定义，他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。但是，将技术或工程上的较为上位的原理，应用到具体情况，用于解决具体技术问题，甚至在此过程中发现新问题并解决新问题，是常常需要创造性劳动的。
从认识论角度看抽象和笼统的教导不足以指导具体实践
哲学上的唯物主义认识论告诉我们，认识从实践始，经过实践得到了理论的认识（教科书中的抽象的、原理性质的公知常识），还须再回到实践去[3]。这里的实践过程就是将“公知常识”创造性地用于解决具体技术问题，进行具体方案设计，实现具体技术效果的过程。唯物主义认识论指出，在实践基础上从感性认识上升到理性认识,是认识过程的第一次能动的飞跃(产生教科书中的理论和原则性的“公知常识”)，但是，当人们使用上述理性认识，回到实践中去（将教科书中“公知常识”性质的原则运用到具体实践的过程），被认为是认识过程的第二次能动的飞跃，是更重要的飞跃。可见，唯物主义认识论也认为将“公知常识”与具体技术领域相结合的过程，是会产生“飞跃”的，使用评价专利创造性的语言来表述，就是这个过程产生的结果（技术方案）会产生突出的技术效果和显著的进步，会有一定的创造性高度。
理论与或实践之间的联系往往不是直接的，把理论应用于实践，需要经过一系列的中间环节，就大的环节而言，先要把理论观念转变为实践观念。理论观念环节，是指人们在实践的基础上认识、反映、再现外部世界的过程，追求的是人的观念符合外部世界，对外部世界进行科学的认知。人掌握外部世界的实践观念方式，则是以方针、政策、路线、纲领、战略战术、计划方案、目的要求、设计蓝图、模拟图形等形式出现。它以改造外部世界和“创造出外部世界所没有的崭新的客体”为直接目标，是直接支配人的实践活动的观念[4]。上述理论观念环节，在科学技术上，就是形成科学发现和总结科学原理的过程，上述实践观念环节，则是人在掌握了“教科书”上的科学原理后，面对具体技术问题，追求具体的技术效果的过程。
现在回到本领域的技术人员，我们要问的是，这个虚拟的人有没有把理论应用到实践的能力呢？他知晓普通技术知识，知晓领域中所有的现有技术，还可以进行常规实验，但是他是否有理论联系实践的能力呢？是否可以在抽象的、原则性的理论的指导下直接改造实践呢？这个过程需要主观和客观、理论和实践、知和行的具体的统一。应该说，这个虚拟的人所能实施的任何措施，都需要具体的“启示”之下才能进行。面对原理性质的“公知常识”，不具备创造能力，因此也不具备主观能动性的本领域的技术人员恐怕是无所适从的。
用比喻的方式来讲，“原理”或者“定律”就像“心灵鸡汤”那样的成功学，充斥着笼统的教义，但不足以提供真实且行之有效的启发。成功学常见的一个原理性描述是：“无论什么时候，你都需要给自己一个明确的底线，因为很多时候有些人他会一点磨消你的底线，当你没有底线的时候，你就完全被别人控制。”青年在服用这一勺鸡汤之后，对他成功能够起到什么真正的作用呢？例如，某青年的现况是刚进入职场，还没有明确职业目标，工作内容自觉枯燥乏味，薪水低，看不到升职希望（“现有技术”现状），对于他想要实现的小目标（“要保护的发明创造”），上述鸡汤能否给他提供什么“技术启示”，使得他有动机并且能够（could and would）实现职场成就（“技术效果”）呢？答案是否定的，上述启示过于笼统，过于原则性。例如，鸡汤文中，对于“底线”、“控制”、“消磨”这些词汇并没有给出明确的定义；对于为什么会“有些人消磨底线”未给出合理的解释；对“需要底线”和“不被别人控制”之间的过程，解释的也不清楚[5]。与其试图从鸡汤文中获得营养，青年不妨去跟他的role model促膝长谈，了解下当前辈初入职场的时候，克服了哪些具体困难，采取了哪些具体措施（“具体的技术启示”）。这些具体的经验之谈才有可能给青年提供真正的指引。
从通信领域的几个原理出发 试看其能否提供技术上的启示
我们不妨从几个原理性质的“公知常识”为例出发，看看这样的公知常识能够给本领域的技术人员提供何种“启示”。通信领域的一个“公知常识”是通信系统设计中有效性和可靠性的权衡关系，这个关系可以用香农公式来体现。
式中C为信道容量，即信道的最大传输速率;B为信道带宽，是有效性的衡量标准;S/N为信道输出信噪比，是可靠性的衡量标准。香农公式表明在一定的信道容量下，有效性和可靠性可以互换，即：当带宽资源受限时，可以通过增加信号功率S换取;当功率资源受限时，可以通过增加信号带宽B换取[6]。该权衡关系还存在许多更具体的“次级”原理，例如，在模拟通信系统中，如何选择调制方式就受到该原理的指导，因此导出的次级原理是，由于FM接收信噪比高于AM，但是所需带宽高于AM，因此，对信号质量要求较高的场合，应牺牲带宽换取输出信噪比的改善，系统设计应选用FM调制方式,在信号质量要求不高，带宽资源紧张的情形下，就应选用AM。又如，在数字通信系统中的次级原理是，在功率受限的系统中，要选择功率高效的调制方式，如多进制调频（MFSK），通过牺牲带宽，节约发送功率；而在带宽受限的系统中，则要选择带宽效率高的调制方式，如多进制调相（MPSK），通过牺牲功率，减小占用的带宽[7]。
香农（Shannon, Claude）
然而，上述“基础”原理和“次级”原理性质的“公知常识”，是否可以向本领域的技术人员提供任何启示，使得其可以对存在具体技术缺陷的现有技术文件进行“改进”呢？往往是不能的。相反，如果要申请的技术方案是在现有技术方案的基础上，通过应用本领域的原理来获得的改进，采用了新的技术手段，获得了相应的技术效果，应当认为这个过程是具有较高创造性高度的。在这种情况下，不应当因为相应领域中存在其他的具体技术手段，并且也体现了上述技术原理的，就认为要申请的方案是显而易见的。
在实审或无效中，我们面对的是一个个具体的技术方案。相对于最接近的现有技术，所确定的区别技术特征也好，发明实际解决的技术问题也好，都是具体的，都是处在充满着细节的“语境”之中的，一般也都是与其他技术特征存在关联的。记载在教科书中的上述原理，却并不是“生活”在技术细节之中，而是由于要强调其普适性，记载往往是抽象的、与具体应用环境抽离的。这样的记载，就无法给本领域的技术人员以具体的指引或“启示”。本领域的技术人员即使“掌握”了上述原理性质的“知识”，不意味着他掌握了上述原理的具体“实施例”。
当然，如果教科书中存在具体应用抽象原理的“实施例”，该实施例属于相同或相近细分技术领域，并且与申请的技术方案中的技术特征实质上相似，且现有“实施例”也用于解决相应的具体的技术问题、达到相应的具体的技术效果的，则是可以为本领域的技术人员提供相应的技术启示的。
从“整体论”出发来看 为何直接引用“原理”或“定律”作为技术启示是错误的
首先，“整体论”是判断创造性中必须要坚持的原则。在审查指南及配套的《审查操作规程》等文件中，是存在多处阐述的。在这里汇总如下：
“要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。”
“审查员不仅要考虑发明的技术方案本身，而且还要考虑发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体看待。”
“必须从整体上考虑要求保护的发明， 即在确定发明与现有技术的区别技术特征时，所要考虑的问题不是区别技术特征本身是否显而易见，而是要求保护的发明整体上是否显而易见，例如，一般来说，一项组合发明的权利要求中，每个特征分别考虑都是已知的或显而易见，但不能因此认为整个发明就是显而易见的。”
“同样的，还必须从整体上考虑对比文件，即不仅要考虑对比文件所公开的技术方案，还要注意其所属的技术领域，解决的技术问题，所达到的技术效果，以及现有技术对技术方案在功能、原理、各技术特征在选择/改进/变型等方面的描述，以便从整体上理解现有技术所给出的教导。”
“在考虑现有技术整体上是否存在技术启示时，要全面考虑现有技术中对解决发明所要解决的技术问题给出的正反两方面的教导。”
基于上述关于“整体论”的规则可见，如果仅以抽象的原理、定律、公式、总体设计规则作为“公知常识”，这样的公知常识难谓是完整“技术方案”。其所解决的问题或达到的效果，如果有记载，也只能是抽象的，不具备直接适用的可能性。从这个角度说，引用上述原理性质的内容作为教导本身是违反“整体论”原则的，因为这样的内容本身无从提供“整体性”的教导。这样正是在三步法中使用抽象的、笼统的教导很容易引起后见之明的原因：这个特征都已经是教科书中记载的公知常识了，当然是显而易见的。殊不知，在做出这种论断的时候往往忽略了教科书中并没有公开具体特征，公开的只是更加抽离的、抽象的概念。
案例：再审申请人理邦公司与被申请人专利复审委员会、第三人迈瑞公司发明专利权无效行政纠纷案
该案（下文称之为便携超声诊断仪案）[8]是最高人民法院知识产权案件年度报告（2014年）案例。笔者认为，该案件体现了最高人民法院（以及北京市高级人民法院和专利复审委员会）认可原则性“公知常识”证据不能提供技术启示的观点。
本案核心争点涉及专利权利要求1相对于证据1的区别特征①：本专利权利要求1限定了电源板竖直设置于所述主机架的一侧，主板与探头板竖直设置于主机架的另一侧；而证据1中，信号处理板432、发射／接收板430竖直安装于金属结构402内，电源板426竖直安装于金属结构402后下部。
最高人民法院认为，由区别特征①可知，本专利权利要求1实际要解决的技术问题是，在便携超声诊断仪中减小电源板对探头板的干扰以及避免机器重心的偏差。证据1中防止各组件之间的电磁干扰主要是通过设置封闭的屏蔽隔室的技术手段来实现的。
针对上述区别技术特征以及据此确定的技术问题的争议焦点在于，证据2或证据11中的相应内容是否可以提供适格的技术启示。
证据2是引用《电子设备防干扰原理与技术》中的内容，无效程序中请求人将其引用作为现有技术，证据11则是《超声诊断设备原理与设计》中的引用内容，请求人将其作为公知常识证据。具体地，请求人引用证据2的内容是：
第58页第5.1部分记载有：电子设备防干扰控制是一项系统工程，除了采用众所周知的抑制干扰传播的技术以外，还可以采取回避和疏导的技术处理，如空间方位分离等。第5.1.1部分记载有：“空间分离的典型应用是在系统布局时把相互容易干扰的设备尽量安排得距离远一些。”第302页第15-18行记载有：“电子设备中数字电路、模拟电路以及电源电路的元件布局和布线其特点各不相同，它们产生的干扰以及抑制干扰的方法不相同，在元件布局时，应该将数字电路、模拟电路以及电源电路分别放置，有条件的应使之各自隔离或单独做成一块电路板”。第302页第23-25行记载有：“电子元件在印刷电路板上排列的位置要充分考虑抗电磁干扰问题，在布局上，要把模拟信号部分、高速数字电路部分和噪声源部分(如继电器、大电流开关等)这3部分合理地分开，使相互间的信号耦合为最小。”
请求人引用证据11的内容是：
第787页倒数第3段记载有：“超声诊断设备的结构设计主要是依据设备的使用条件和电路的要求，合理安排内部各单元的位置，在保证设备使用功能和足够机械强度的同时，尽量做到外形美观、整体轻便。”第789页第7段还记载有“在超声诊断设备中，在整体结构上通常都设置有双层屏蔽功能，外壳和导电的盖板是外侧屏蔽，内部则为各个整的屏蔽盒，如主印制板的屏蔽盒，电源屏蔽盒等。”
很明显，在本案中所引用的证据2和证据11中的内容，比如提出要进行“空间方位分离”、“把相互容易干扰的设备尽量安排得距离远”、要 “将数字电路、模拟电路以及电源电路分别放置”、元件“排列的位置要充分考虑抗电磁干扰问题”等，都是较为笼统的“指导思想”、“总体方针”这样的“原则性”的道理。恰如最高人民法院在本案判决书中所总结的，证据2公开了电子设备防干扰控制的空间分离方法、元器件布局技术；证据11记载了超声诊断设备的结构设计要尽量做到外形美观、整体轻便。证据2和证据11所记载的上述内容，并没有具体披露本专利相对于证据1的区别特征①所要实际解决的技术问题的具体技术手段，也即现有技术没有给出将区别特征①应用到证据1以实现本专利实际要解决的技术问题的技术启示。
就这一点而言，北京市高级人民法院在二审判决[9]中阐述的更为细致，如下：
“虽然证据2公开了电子设备的防干扰的控制策略、原理和技术，并具体公开了将相互易干扰的设备尽量安排地距离远一些、将其分别放置使之各自隔离以便实现防止干扰的相关技术手段；证据11记载了超声诊断设备的结构设计依据要考虑到整体轻便，但是如何根据证据2及证据11所公开的基本原理，将其运用到本专利所要解决的技术问题中，从而实现其技术效果，需要本领域技术人员付出创造性的劳动”。
可见，二审判决中更明确地提出，证据2和证据11公开的“基本原理”是过于笼统的，要将这些原则性的教导运用到最接近的现有技术的具体方案之中，以解决上述具体技术问题，是需要付出创造性劳动的。
二审判决继续指出：
“一审判决……未实际考虑到证据2、11是否给出相应的技术启示，而是主观的在看到本专利权利要求1技术方案后，认为本领域技术人员当面对本专利便携超声诊断仪存在重心过偏以及电源板与探头板之间存在相互电磁干扰的技术问题时，采用将该机器内部的各个部件尽可能相互远离，且各电子元件的重量均匀地设置在机器内部两侧是容易想到的常用技术手段，故电源板竖直设置于所述主机架的一侧，将主板与探头板竖直设置于主机架的另一侧是本领域技术人员容易想到的，从而认定证据2和证据11给出了将区别特征①运用于本专利的技术启示。显然，一审判决并未考虑到在便携超声诊断仪领域中，关于电源板与主板、探头板的设置方式并非本专利权利要求1中所公开的唯一方式”。
可见，二审判决指出使用过于原则性的内容作为技术启示的危险之处在于，其很容易造成后见之明，很容易导致忽略区别技术特征的具体内容、具体设计，或者说忽略了发明人对于笼统原则的具体应用本身就是有创造性的。
他山之石：“明显值得尝试”不意味着要保护的发明显而易见
美国专利法中判断创造性（“非显而易见性”，下同）的时候，在现有技术中存在一定技术启示，法院仍然认为具备创造性的时候，常常会祭出这样一句“格言”：“明显值得尝试”不意味着要保护的发明显而易见（what was “obvious to try” is nevertheless non-obvious）。这句格言由来已久，且历经十几年的发展，在1960年代由美国联邦关税暨专利上诉法院（CAFC的前身，United States Court of Customs and Patent Appeals，CCPA）明确提出，并在1988年的In re O’Farrell案中，CAFC对其适用场景进行了明晰。
在KSR案中，最高法院在论证CAFC在适用TSM规则的时候过于狭隘或僵化的时候，也提出在一些具体情形下“obvious to try”确实意味着显而易见。从表面上，是对题述“格言”的批评，但具体分析最高法院的观点后，就可以发现其与CAFC在O’Farrell案中的观点差异不大，是相互补充的关系。因此，在后KSR时代，上述格言和O’Farrell案的规则仍然指导着美国的司法实践[10]，并且该规则的适用并不限于生物化学领域[11]。
下文该“规则”演进过程的重要案例进行梳理，并认为，其具体适用内容和精神，对于我国如何更精细地判断技术启示是否达到了客观、准确、全面、完整的程度，可提供镜鉴。
在1963年之前，CCPA曾经多次使用或者肯定下级法院使用“明显值得尝试”（Obvious to Try）的论调来驳回/无效专利的创造性的[12]。在In re Huellmantel, 324 F.2d 998 (C.C.P.A. 1963)案中，CCPA开始用整体论（as a whole）反对这种论调[13]。在1966年，CCPA在Tomlinson, 363 F.2d 928, 150 U.S.P.Q. 623 (C.C.P.A. 1966)案中更明确地提出题述“格言”，认为：在任何研究工作中通常都有“明显值得尝试”的因素，都不是在完全盲目的情况下进行的，而是有一定的成功机会的。若是根据这“明显值得尝试”就认为确定专利是显而易见的，不仅违背法规，而且会导致整个专利制度的明显恶化，而专利制度本质上就是对那些“研究”名义之下的努力和尝试进行投资的一种激励[14]。
显然，CCPA的逻辑推导是，几乎所有的研究本身都是在某种程度研究方向下进行的，如果因为存在要往“区别技术特征”的方向去努力和尝试的“启示”，就认为某项专利显而易见的话，那么所有的研究成果都成了显而易见的了，这样下去，专利制度简直无法运行了。至迟从这个案例开始，美国法院就总结出来这个概念：“明显值得尝试”不意味着要保护的发明显而易见[15]。
1977年，在Antonie, 559 F.2d 618 (C.C.P.A. 1977)案中，CCPA重申了这一原则，指出：专利局和少数意见似乎认为，即使没有证据表明现有技术认识到了某特定参数对结果有影响，本领域的技术人员仍有动机去尝试改变系统的参数以优化系统的有效性。这样的观点无视了“显而易见的尝试”结果的非显而易见性，因此也无视了第103节的“将发明作为一个整体”的概念[16]。
1988年，在In re O’Farrell, 853 F.2d 894, 903 (Fed. Cir. 1988)案中，法院对于上述规则的适用范围进行了有益的限缩。本案中，用来评价涉案专利的显而易见性的文献恰恰是该专利三位发明人中的两位在先发表的论文。在判决中，CAFC指出：上诉人在申请专利的一年多前就发表了他们对青蛙核糖体RNA基因在细菌中的表达的开创性研究。在一年内向公众提供了他们几乎所有的方法而没有申请专利之后，他们就自我排除了获得专利的权利。无论是否存在其他现有技术，对于普通技术的技术人员来说，从他们的出版物中得到这种方法是显而易见的。本案中，上诉人辩称，USPTO驳回本申请是在适用（Obvious to Try）标准，而法院不是一而再再而三指出，“明显值得尝试”并不意味着要保护的发明显而易见吗？[17]
CAFC的回应是，所谓“明显值得尝试”不意味着要保护的发明显而易见，这句话简直成了一个格言（maxim）了，但是大家却常常引喻失义：毕竟那些真正显而易见的发明，也确实都是“明显值得尝试”的呀。所以问题应该是，究竟何种情况下“明显值得尝试”的发明却仍然是非显而易见的（when is an invention that was obvious to try nevertheless nonobvious? ）。法院接着说，“明显值得尝试”不意味着要保护的发明显而易见，如同一个警句，是针对以下两种常见情况的。
第一种情况是，所谓“明显值得尝试”对应的其实是大量的选择，发明过程需要“尝试”改变所有参数或“尝试”许多可能的选择中的每一种，直到遇到一个可能成功的，但现有技术（虽然提供了去尝试的引导，但是）没有说明哪些参数是关键的，也没有指示许多可能的选择中哪种可能成功——在这种情况下，“明显值得尝试”不意味着发明是显而易见的。
第二种情况是发明人是在探索一种新技术或在研究通用方法，在做出发明的时候，那只不过是一个看似很有前途的研究领域，针对发明的具体形式或如何实现发明，然而现有技术不过是提供了笼统的指导[18]。[19]。
1995年In re Deuel, 51 F.3d 1552 (Fed. Cir. 1995)案中，CAFC引用上述O’Farrell案，指出现有技术中存在笼统的启示（general incentive）也好，存在可用于研究的技术手段也好，都不意味着该研究结果是显而易见的[20]。
在极其重要的KSR案件中，CAFC先是在上诉案件（Teleflex Inc. v. KSR International Co., 119 Fed. Appx. 282, 290 (Fed. Cir. 2005)）中引用In re Deuel案，再次强调了“明显值得尝试”不意味着显而易见。具体地，CAFC认为KSR的证人的证词只能说明本领域的技术人员有动机将电子控制原件与可调[气]踏板总成组合起来，但不能说明以权利要求中限定的特定组合方式是显而易见的[21]。最高院在批评CAFC适用TSM规则过于僵化的时候，也提出，CAFC的下述观点是错误的，那就是，仅通过证明对特征进行组合是明显的尝试，无法表明专利权利要求是显而易见的（CAFC “erred in concluding that a patent claim cannot be proved obvious merely by showing that the combination of elements was obvious to try.”）。不过，最高院紧接着给出具体的例子却与In re O’Farrell案件CAFC给出的场景非常相似，只不过CAFC是从反面说现有技术启示不到位的情况，最高院给的例子是从正面说现有技术的启示是具体地、因而是充分的情况：
“若存在设计需求或解决某问题的市场压力，并且存在有限数量的可确定的、可预测的解决方案时，本领域的技术人员有充分理由追求其技术掌握范围内的已知方案。如果这导致了预期的成功，（要保护的发明）很可能不是创新的产物，而是普通技能和常识的产物。[22]”
这样，CAFC在O’Farrell案给出了两种现有启示不到位不充足的情景，最高院则提供了一个现有启示充足的例子。这两者综合起来，就能看出美国法院对现有技术启示的要求，从正面表述就是现有技术/公知常识中启发本领域的技术人员去进行尝试的解决方案是确定的、可预测的，并且提供了成功的预期。反过来说，如果现有技术/公知常识启示本领域的技术人员要进行尝试的时候，本领域的技术人员面对大量的可选方案，需要调试大量参数，现有技术/公知常识对于如何在大量方案中进行选择，哪些方案有成功预期，并没有提供什么引导，或者压根就没有提供任何具体的可供本领域的技术人员进行尝试的方案，这些情形下，启示就是不足的。
由此可见，KSR并非推翻了O’Farrell案的规则，而是从另一个角度对该案规则的补充。后续的发展和案例也证明了这一点。在KSR之后的In re Kubin, 561 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2009)案中，CAFC指出，依照最高院KSR案观点，使用“明显值得尝试”这种测试法来证明发明显而易见，这种办法可能适用的场景比我们之前理解的更为广泛。同时，CAFC提出，最高法院在KSR中的告诫，反对的是在对显而易见性判断中采取形式主义的方法，但这种告诫实际上却是CAFC在O'Farrell案中见解的回响[23]。在再次引用O'Farrell案中给出的现有启示不足的两种情形之后，指出，在O'Farrell案中认定权利要求是显而易见的原因是现有技术提供了实施权利要求方案的详细的、可行的方法，并且表明这样尝试可能成功。[24]
结论
本文认为，在判断现有技术或公知常识证据是否提供了足够的启示，使得本领域的技术人员有充分的动机去改进最接近的现有技术而得到要求保护的发明的时候，应当严格遵守最高人民法院在结合分子案和超声诊断仪案中的观点：只有当来自现有技术或公知常识证据的技术信息与发明实际解决的技术问题合理相关、能够带来对于解决相应具体技术问题的启发时，才有可能成为技术启示。结合启示应当是具体、明确的技术手段，而不是抽象的想法或者一般的研究方向。如果现有技术或公知常识证据仅仅公开了“区别技术特征”相关的基本原理，那么将这样的原理性质的“启示”运用到要保护的专利所要解决的技术问题中，从而实现其技术效果，是需要付出创造性劳动的。使用这种过于原则性的内容作为技术启示的危险之处在于其很容易造成后见之明，很容易导致忽略区别技术特征的具体内容、具体设计，或者说忽略了发明人对于原则、原理的具体应用本身就是有创造性的。虽然，并不总是要求现有技术或公知常识证据公开“区别技术特征”一模一样的具体内容，但现有技术或公知常识证据应当让本领域的技术人员认识到，存在有限数量的可确定的、可预测的多种解决方案，这些证据还应提示了预期的成功可能性，使得本领域的技术人员存在足够的驱动力去追求和尝试其能力范围内的这些方案。
注释
[1] 赋青春【专家视角】| 问题导向下的我国创造性评判标准研究
[2] 同上
[3]《实践论》
[4] 赵家祥, 全面理解理论和实践的关系，《中国延安干部学院学报》2017年第2期。
[5] “为什么诸如成功学和心灵鸡汤的说教文往往会有很多人喜欢？”知乎，https://www.zhihu.com/question/20506091
[6] 樊昌信等，通信原理，国防工业出版社，2001：59
[7] Bernard Sklar，数字通信：基础与应用。徐平平等译，电子工业出版社，2002：413-425
[8] （2014）知行字第6号
[9] (2013)高行终字第669号
[10] In re Kubin, 561 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2009); Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc., 544 F.3d 1341, 1351-52 (Fed. Cir. 2009); Bayer Schering Pharma AG v. Barr Laboratories, Inc., 575 F.3d 1341, 1347, 1350 (Fed. Cir. 2009); Rolls Royce, PLC v. United Technologies Corp., 603 F.3d 1325, 1339 (Fed. Cir. 2010)
[11]Rolls-Royce, PLC v. United Technologies Corp., 603 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2010)
[12]In re Carpenter, 151 F.2d 207 (C.C.P.A. 1945); In re Leum, 158 F.2d 311 (C.C.P.A. 1946); In re Ruscetta, 968 F.2d 687 (C.C.P.A. 1958); In re Sejournet, 285 F. 2d 823 at 825 (C.C.P.A. 1961); In re Georgeff, 291 F. 2d 941 at 944 (C.C.P.A. 1961); In re Novak, 306 F.2d 917 at 921 (C.C.P.A. 1962)
[13]Huellmantel, 324 F.2d at 1003
[14]Tomlinson, 363 F.2d at 931. [T]here is usually an element of "obviousness to try" in any research endeavor, that it is not undertaken with complete blindness but rather with some semblance of a chance of success, and that patentability determinations based on that as the test would not only be contrary to statute but result in a marked deterioration of the entire patent system as an incentive to invest in those efforts and attempts which go by the name of "research."
[15]Obvious to Try is not the standard for invalidating patents under § 103.
[16]The PTO and the minority appear to argue that it would always be obvious for one of ordinary skill in the art to try varying every parameter of a system in order to optimize the effectiveness of the system even if there is no evidence in the record that the prior art recognized that particular parameter affected the result. Disregard for the unobviousness of the results of "obvious to try" experiments disregards the "invention as a whole" concept of § 103.
[17]They argue that the rejection amounts to the application of a standard of "obvious to try" to the field of molecular biology, a standard which this court and its predecessors have repeatedly rejected as improper grounds for a § 103 rejection. E.g., In re Fine, 837 F.2d 1071, 1075, 5 USPQ2d 1596, 1599 (Fed. Cir. 1988); In re Geiger, 815 F.2d 686, 688, 2 USPQ2d 1276, 1278 (Fed. Cir. 1987); In re Merck Co., Inc., 800 F.2d 1091, 1097, 231 USPQ 375, 379 (Fed. Cir. 1986); In re Antonie, 559 F.2d 618, 620, 195 USPQ 6, 8 (CCPA 1977)
[18]The admonition that "obvious to try" is not the standard under § 103 has been directed mainly at two kinds of error. In some cases, what would have been "obvious to try" would have been to vary all parameters or try each of numerous possible choices until one possibly arrived at a successful result, where the prior art gave either no indication of which parameters were critical or no direction as to which of many possible choices is likely to be successful ... In others, what was "obvious to try" was to explore a new technology or general approach that seemed to be a promising field of experimentation, where the prior art gave only general guidance as to the particular form of the claimed invention or how to achieve it.
[19]从反面讲，CAFC强调在现有技术提供了reasonable expectation of success (RES) 的时候，可认为发明是显而易见的。O’Farrell, 853 F.2d at 903-904. Obviousness does not require absolute predictability of success. Indeed, for many inventions that seem quite obvious, there is no absolute predictability of success until the invention is reduced to practice. There is always at least a possibility of unexpected results, that would then provide an objective basis for showing that the invention, although apparently obvious, was in law nonobvious. . . For obviousness under §103, all that is required is a reasonable expectation of success
[20]In re Deuel, 51F.3d 1552, at 1559. A general incentive does not make obvious a particular result, nor does the existence of techniques by which those efforts can be carried out.
[21]Teleflex Inc. v. KSR International Co., 119 Fed. Appx. 282, 290 (Fed. Cir. 2005), at section IV, [T]he issue is not whether a person of skill in the art had a motivation to combine the electronic control with an adjustable pedal assembly, but whether a person skilled in the art had a motivation to attach the electronic control to the support bracket of the pedal assembly.
[22]KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 127 S. Ct. 1727 (2007), at 421. When there is a design need or market pressure to solve a problem and there are a finite number of identified, predictable solutions, a person of ordinary skill in the art has good reason to pursue the known options within his or her technical grasp. If this leads to the anticipated success, it is likely the product not of innovation but of ordinary skill and common sense.
[23]In re Kubin, 531 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2009), at 1358&1359. [I]t’s now apparent ‘obvious to try’ may be an appropriate test in more situations than we previously contemplated.. The Supreme Court’s admonition against a formalistic approach to obviousness in this context actually resurrects this court’s own wisdom in In re O’Farrell, which predates the Deuel decision by some seven years
[24]In re Kubin, 531 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2009), at 902. [T]he prior art “contained detailed enabling methodology for practicing the claimed invention, a suggestion to modify the prior art to practice the claimed invention, and evidence suggesting that it would be successful.
（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）
图片来源 | 网络
,
