作者 | 井静娟
北京恒都（深圳）律师事务所
在我国，驰名商标认定制度中的“按需认定”原则的形成具有特殊的历史背景，关于其内涵的理解也经历了一个不断调整和规范的过程，笔者希望可以通过本文简要梳理 “按需认定”原则的形成过程、其内涵的发展历程，并对目前普遍适用的情形进行举例和说明。
一、“按需认定”原则形成之前的国际及国内驰名商标保护制度环境
对于“驰名商标”的表述最早出现在1925年的国际公约《保护工业产权巴黎公约》第6条之2，原文中“驰名商标”的表述为“well-known mark”，主要是为了防止在各成员国尚未获得注册的知名度较高的商标受到非法侵害，所以国际上最早设置“驰名商标”制度是为了给未注册商标提供一种特殊的保护方式。当时对于未注册驰名商标的保护仅限于商品商标，且保护范围限于相同或类似商品上的商标。
1994年世界贸易组织的《与贸易有关的知识产权协议》将“驰名商标”的保护范围扩大到服务商标，且原则上同样适用于与注册商标所标识的商品或服务不类似的商品或服务上。
1985年，我国正式加入《保护工业产权巴黎公约》，遵守其第六条之2关于“驰名商标”的规定，并由当时的国家工商行政管理总局商标局履行认定驰名商标的义务。
1996年8月14日，国家工商行政管理局颁布《驰名商标认定和管理暂行规定》，规定国家工商行政管理总局商标局是唯一有权认定驰名商标的行政机关，确立“主动认定为主，被动保护为辅”的基本原则，我国进入批量认定驰名商标阶段。
2001年7月17日，最高人民法院公布《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》，首次在处理域名纠纷案件中赋予人民法院认定驰名商标的权力。
2001年12月1日正式施行的《商标法》亦在第十三条、第十四条对于驰名商标的适用及认定标准作出明确规定，并确定在商标异议案件中由商标局予以认定，在异议复审和商标争议案件中由商标评审委员会予以认定、在商标专用权侵权工商查处案件中如果有必要，商标权人可以向商标局申请驰名认定。
2002年10月12日，最高人民法院公布《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》，对于通过司法途径认定驰名商标进一步进行了明确规定。
届时，相应国家行政机关和法院在审查案件过程中均可以对驰名商标进行认定，我国驰名商标认定开启行政认定和司法认定双轨制阶段，“按需认定原则”尚未走上中国驰名商标认定制度的历史舞台。
二、我国驰名商标认定的异化加速“按需认定”原则的确立
正如前文所述，我国驰名商标的认定最初仅能由原国家工商行政管理总局商标局进行认定，并定期公布驰名商标的认定名单。不可否认的是，此种单轨制的认定模式在一定时期内发挥了重要的作用，一方面保护了我们的民族产业，另一方面也为引入外资起到一定的促进作用。但是长期实行的计划经济体制，导致我国的消费者对于政府推介的产品产生一种盲目的热衷和推崇，内心会认为获得驰名商标认定的产品其质量是由国家背书或者国家认可的，加之部分地区对于“驰名商标”认定企业进行奖励等政策的加持，大批企业开始争先恐后的加入到驰名商标认定的大军中；更有甚者，有的企业为了达到认驰的目的，制造虚假案件进行诉讼，使得我国驰名商标的认定一度变得十分混乱，脱离了驰名商标认定制度设立的初衷，出现“驰名商标认定异化”的现象。
为了让驰名商标认定制度回归正轨，我国开始通过各种措施收紧驰名商标的认定：
2003年，国家工商行政管理总局颁布《驰名商标认定和保护规定》，同时废止《驰名商标认定和保护暂行规定》，改变以前批量认定的做法，变为“被动认定”、“个案认定”的原则，突出对驰名商标的保护，淡化管理色彩；
2007年，最高人民法院发布《关于全面加强知识产权审判工作为建设创新型国家提供司法保障的意见》第8条规定：
依法慎重认定驰名商标，凡是超出认定范围或者不符合认定条件的案件、原告的侵权指控不能成立的案件，不得认定驰名商标
2009年，最高人民法院发布《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条规定：
“在下列民事纠纷案件中，当事人以商标驰名作为事实根据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定…”，第三条规定：“在下列民事纠纷案件中，人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查…”
2013年，《商标法》第十四条规定：
驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。
2014年，《驰名商标认定和保护规定》第三条规定：
“商标局、商标评审委员会根据当事人请求和审查、处理案件的需要，负责在商标注册审查、商标争议处理和工商行政管理部门查处商标违法案件过程中认定和保护驰名商标。”
……
我国驰名商标认定制度无论是在行政案件还是民事案件中均确立了“按需认定”原则。
三、关于我国驰名商标“按需认定”内涵的理解
第一阶段：“按需认定”中的“需”为“当事人的需要”
我国的驰名商标认定制度经历了从不规范到规范、再到逐步完善的过程，“按需认定”原则就是在这个过程中逐渐确定下来的。在“按需认定”的理念出现之初，“需”一度被解读为“当事人的需要”，即驰名商标认定是根据当事人的请求而启动的，是否构成驰名的审查与否要根据当事人的需要。
关于此种认知具有一定的历史背景，也是“不告不理”这一基本审判原则的应有之义。但是经过不断的实践，理论界开始意识到这种解读方式与“按需认定”要实现的规制目标不符。驰名商标“按需认定”形成的背景本是基于我国驰名商标认定出现严重的异化和泛滥，行政机关和司法机关为了有效规制和限缩驰名商标认定的随意性而提出的，如果仅仅解读为“当事人的需要”，无异于将驰名商标认定与否的决定权交到当事人手上，如此根本无法从真正意义上解决驰名商标认定异化的问题，故将“按需认定”中的“需”解读为“当事人的需要”不具有普遍适用的合理性。
第二阶段：“按需认定”中的“需”为“案情的需要”
基于“当事人的需要”进行驰名与否的认定本身具有局限性，对于驰名商标“按需认定”的理解不断进行调整和规范，出现了“需”应当解读为“案情的需要”的第二种观点。2009年最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》中的“人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的”、2013年修改的《商标法》中“作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定”及2014年修改的《驰名商标认定和保护规定》中“根据…审查、处理案件的需要”等表述均是该种观点在相应法律法规中的体现。
笔者认为，“按需认定”原则要求既不能在当事人未提起驰名商标认定时主动审查，也不能当事人一提起认定需求就进行审查，而要结合具体的案情需要，在不认定驰名商标无法给予权利人同等救济的“确有必要”情形下才进行驰名与否的审查。
四、我国驰名商标“按需认定”适用的情形
驰名商标“按需认定”表述起来虽然很简单，但是在实践中会出现各种各样不同的案情，究竟何种案情满足“需”的要求，笔者通过检索相应的法律法规及生效判决，并结合自身办理驰名商标案件的经验，以期总结出一些规律供大家参考。
笔者认为，对驰名商标“按需认定”的适用情形至少包括以下几种：
（1）对未注册驰名商标造成混淆的情形；
（2）对已注册驰名商标进行跨类保护、反淡化的情形；
（3）突破无效宣告时限的情形；
（4）对抗已注册商标使用的情形；
（5）充分保护权利人的赔偿请求权的情形；
……
1.对未注册驰名商标造成混淆的情形
2001年修改的《商标法》首次明确规定对未注册驰名商标的保护，对于广为知晓的商标，不管是否已经在中国境内注册，均可申请认定为驰名商标。2004年的“惠尔康”商标争议案是2001年《商标法》修改后通过行政途径首次实现对未注册驰名商标的认定，同年内蒙古小肥羊集团的“小肥羊”商标、中国中化集团公司的“中化”商标亦被认定为未注册驰名商标。《商标法》第十三条对于未注册驰名商标的规定一直沿用至今，在商标异议、不予注册复审或无效宣告案件中均可依据该条款请求对未注册商标进行驰名保护，以相同或类似商品或服务上容易导致混淆为限对未注册驰名商标进行保护。
当然，对于未注册驰名商标，既可以通过前述行政途径予以认定，也可以通过司法途径（包括商标侵权案件、企业字号与未注册驰名商标冲突的不正当竞争案件、域名与未注册驰名商标冲突的不正当竞争案件等）进行认定，典型案件如北京知识产权法院（2016）京73民初277号“新华字典”未注册驰名商标案、江苏省南京市中级人民法院“奔富”未注册驰名商标案等，均是在商标侵权及不正当竞争案件中，由法院对未注册驰名商标予以认定并进行保护。
2. 对已注册驰名商标进行跨类保护、反淡化的情形
跨类保护是对已注册商标进行驰名保护最普遍适用的情形，此处的跨类要求两商标指定的商品或服务不构成类似，但相关公众认为两者具有“相当程度的联系”，但是不需要达到“混淆”的程度；而反淡化包括三个方面的内容：“减弱驰名商标的显著性”（弱化）、“贬损驰名商标的市场声誉”（丑化）及不正当利用驰名商标的市场声誉。
同样的，在商标异议、不予注册复审或无效宣告案件中依据案情需要对已注册商标是否构成驰名进行行政认定，在商标侵权案件中、企业字号与已注册驰名商标冲突的不正当竞争案件中、域名与已注册驰名商标冲突的不正当竞争案件中等依据案情需要对已注册商标是否构成驰名进行司法认定。
笔者代理的第8091917号“
”商标无效宣告案中，北京知识产权法院（2015）京知行初字第668号和北京市高级人民法院（2017）京行终1760号判决书均通过认定福建晋工机械有限公司名下的第1911851号“
”商标在“农业机械”商品上构成驰名，将争议商标在“石油气，润滑油”等商品上予以无效宣告，法院在论理部分认定争议商标指定的“工业用脂，润滑油”等商品与引证商标核定使用的压路机、挖掘机、农业机械等有所区别，但是具有密切的联系，许金乐在理应知晓的情况下仍注册争议商标，将无偿占用权利人因付出努力和大量投资而获得的知名度的利益成果，割裂相关公众对引证商标与权利人提供的商品之间的固有联系，从而减弱驰名商标的显著性，进而损害权利人作为驰名商标权利人的利益。
在（2021）京73行初8051号行政判决书中，北京知识产权法院认定争议商标“金典”注册在“失禁用护垫”等商品上具有不正当利用权利人“牛奶”商品上“金典”驰名商标商誉的恶意，相关公众可能会误认为两者之间存在某种特定联系，进而对商品来源产生误认，从而淡化引证商标的显著性和知名度，并且诉争商标的使用亦会产生一定的丑化、贬损权利人驰名商标市场声誉的影响，进而会损害权利人的相关利益。
在（2019）京民终332号民事判决书中，北京市高级人民法院认定腾讯科技（深圳）有限公司名下的“微信及图”、“Wechat”商标构成驰名，被告微信食品公司在线下店面和线上宣传中均使用了“微信食品”和“WECHATFOOD”标志，该行为破坏了涉案驰名商标与两腾讯公司在计算机程序、信息传送等服务或商品上的唯一对应关系，足以减弱驰名商标的显著性，致使两腾讯公司的利益受到损害；另外，微信食品公司将腾讯科技（深圳）有限公司两枚涉案驰名商标中的显著识别部分“微信”作为企业字号的主要部分进行注册使用,容易使相关公众对商品或服务的来源产生混淆,违反了诚实信用原则,构成不正当竞争。
最高人民法院的公报案例（2000）一中知初字第11号民事判决书中，北京市第一中级人民法院认定杜邦公司椭圆字体的“DuPONT”商标在中国市场上已享有较高声誉，为中国相关公众所熟知，属驰名商标；国网公司作为注册域名的代理商，明知“不得使用他人已在中国注册过的企业名称或商标名称”注册域名，却擅自注册域名“dupont.com.cn”，在收到杜邦公司在中国的子公司的警告信后仍不纠正其行为，足以认定其注册域名的行为具有恶意。因此，国网公司的行为构成对杜邦公司驰名商标专用权的侵犯，应承担相应的侵权责任。国网公司恶意将他人驰名商标注册为域名，无偿占有他人的商誉为自己谋取不当利益，违反了诚实信用原则，其行为构成了不正当竞争，法院依据《中华人民共和国民法通则》第四条、《中华人民共和国商标法》第三十八条第(四)项、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条第一款，判决国网公司撤销其注册的“dupont.com.cn”域名。
3.突破无效宣告时限的情形
根据商标法的规定，无效宣告申请人请求用相对理由对争议商标予以无效宣告的，需要在争议商标注册之日起五年内提出。对于恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制，这就直接决定了如果无效宣告申请人想要通过相对理由将注册已经满五年的争议商标予以无效宣告，必然需要主张《商标法》第十三条的驰名条款，通常包括三种具体的情况：
（1）通过相同或类似商品或服务上的未注册驰名商标对注册满五年的争议商标予以无效宣告；[i]
（2）通过不类似商品或服务上的已注册驰名商标对注册满五年的争议商标予以无效宣告；[ii]
（3）通过相同或类似商品或服务上的已注册驰名商标对注册满五年的争议商标予以无效宣告。
对于前述（1）、（2）两种情形比较容易理解，关于第（3）种情形的法律适用问题存在模糊之处，一般法院会采用“举重以明轻”的原则参照适用《商标法》关于已注册驰名商标条款的规定，笔者在此列举自己承办的“郎”酒无效宣告案件予以补充说明：
北京市高级人民法院在（2018）京行终3840号行政判决书中认定：
“商标法突破通常的商品和服务类别的划分，对驰名商标在非类似商品上的特殊保护，旨在对具有较高知名度的商标给予更强的保护。既然驰名商标在非类似商品上都能够获得保护，其在相同或者类似商品上获得保护，属于法律规定中的应有之义，完全符合‘举重以明轻’的立法原则。本案中，虽然争议商标（“
”商标）与引证商标（“
”）核定使用在相同或者类似的商品上，但原审判决根据本案的具体情形，适用2001年商标法第十三条第二款对争议商标注册的合法性作出认定，完全符合法律规定。”
最高人民法院在后续的（2019）最高法行申3002号裁定书中对该观点再次予以确认：
“2001年商标法第十三条意在为驰名商标提供强度和范围大于普通商标的特别保护，故在其第一款中明确将未注册驰名商标纳入保护范畴内，在第二款中突破商品和服务类别的限制，将对注册驰名商标的保护延及不相同或者不相类似商品上。因此，一、二审法院认为前述保护包括对于注册驰名商标在相同或类似商品上的保护属于2001年商标法第十三条第二款的应有之义，并无不当。”
4.对抗已注册商标使用的情形
2009年，最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定：
“被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标。”
根据该规定，驰名商标所有人可以禁止在后注册商标的使用， 在此类案情中，确有必要对权利人的商标是否构成驰名予以审查。
笔者承办的（2017）京73民初1741号商标侵权及不正当竞争案件中，北京知识产权法院认定被告使用“
”及“
”标识的行为构成对其已注册的第20108717号“
”商标的使用，但是构成对爱慕股份有限公司第3641595号“
”驰名商标及第6446516号“
”驰名商标的侵犯，判令禁止使用；后续北京市高级人民法院在（2020）京民终194号判决书[iii]中对于北京知识产权法院的认定予以确认。
5.充分保护权利人的损害赔偿请求权的情形
实践中，很多企业为了扩大自身商标的保护范围，防止商誉遭受不法侵害，在进行商标整体布局时，除了在核心商品或服务类别申请注册商标外，在其他类别也会申请注册商标，企业名下会有大量的“防御性商标”。在维权时，企业可同时主张相同或类似商品或服务上的商标及不类似商品或服务上的商标，通过普通侵权条款和驰名条款达到维权目的。如果法院执着于对“驰名商标”能不认定就不认定的严格标准，对于驰名条款不予审查，仅通过相同或类似商品或服务上的“防御性商标”认定被告构成侵权，则被告完全可以主张该商标三年内未使用而不应当赔偿，且获得支持的几率较大。表面上看，法院已经认定被告构成侵权，给予了原告救济途径，但是原告无法获得任何赔偿，对其保护力度并不充分；原告反而不如没有相同或类似商品和服务上的这枚“防御性商标”，其即可通过驰名商标进行跨类保护实现认定被告侵权并获得赔偿的双重目的，这种情况的出现背离了对于驰名商标应当强保护的制度设置初衷，有违公平。
北京知识产权法院在(2014)京知民初字第143号民事判决书中明确指出：
“因对驰名商标实施按需保护的原则,故通常情况下，如果商标注册人在同一种或类似商品上注册的商标足以使得其获得与驰名商标同等水平的保护，则无需再对商标权人提供驰名商标的保护。对于何为同等水平的保护，至少需要从停止侵权及赔偿损失两方面进行考量。如果商标注册人在同一种或类似商品上注册的商标仅能够制止侵权行为的发生，但无法获得经济损失赔偿，则此时应认定依据同一种或类似商品上注册的商标无法获得与驰名商标同等水平的保护，依据按需认定的原则，便有必要对商标注册人提供驰名商标的保护。”
浙江省高级人民法院在（2016）浙民终794号民事判决书中明确指出：
“商标禁用权的范围具有不确定性，企业为了有效维护自身商誉，往往通过注册系列商标的方式明晰、巩固其权利范围。一旦发生侵权纠纷，商标权人有权根据自身的商标体系和诉讼策略选择对其最为有利的商标作为诉讼的权利基础。本案中，根据索菲亚公司在二审庭审中的陈述，该公司并不生产、销售集成吊顶，故第4287169号“索非亞”商标属于防御性商标。此类商标因未经长时间实际使用，往往显著性和知名度较低，法律对其保护力度相对较弱，即便商标侵权行为成立，权利人也难以获得较高的赔偿数额以弥补其损失。司法认定驰名商标的本意在于更好地保护驰名商标，在权利人享有多个商标权的情况下，如果法院为避免认定驰名商标，不允许权利人选择以驰名商标跨类保护的方式寻求更为有利的救济，则商标权人的合法利益就难以得到充分保障，与司法认定驰名商标制度的初衷亦背道而驰。”
故，在司法实践中，在权利人同时主张了相同或类似商品或服务上的“防御性商标”进行普通保护及不类似商品或服务上的驰名商标进行驰名保护时，为了充分保护权利人的损害赔偿请求权，亦应当对驰名条款予以审查，此种情形亦应当属于满足“按需认定”的要求。
五、驰名商标“按需认定”对于驰名条款各要件的判断顺序的影响
以行政案件中适用《商标法》第十三条第三款来说，其构成要件包括：
1.引证商标在诉争商标申请日之前已经达到驰名程度；
2.诉争商标是对引证商标的复制、摹仿；
3.诉争商标指定使用的商品或服务与引证商标核定使用的商品或服务未构成类似商品或服务；
4.诉争商标与引证商标并存容易误导公众，致使驰名商标所有人的利益受损。
如果按照一般的审判逻辑，行政机关或法院要先对引证商标在诉争商标申请日之前是否已经达到驰名程度进行审查，然后再审查构成要件中的2、3、4是不是满足，最后得出结论。司法实践中，较早之前的判决书中经常会出现法院认定引证商标构成驰名商标，但是由于其他构成要件无法满足，最终不再给予引证商标驰名保护的情况。
关于各要件审查顺序的问题，最高人民法院在《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定征求意见稿》第十条规定：
“人民法院适用商标法第十三条第二款或者第三款，应首先确定请求保护的商标是否达到驰名状态；在能够认定的情况下，再对诉争商标是否构成对驰名商标的复制、模仿或者翻译，以及是否容易导致混淆或者误导公众、致使驰名商标所有人的利益可能受到损害的情形进行认定。”
该条款引起当时理论界和实务界的广泛热议，提出该审查顺序违反了按需认定原则，最终该条款被删除。目前，比较普遍的做法是：如果2、3、4哪怕其中一个要件无法满足、最终无法给予权利人驰名商标应有的保护，在此种情形下，不再对是否构成驰名问题进行认定。
在北京知识产权法院作出的（2019）京73行初996号行政判决书中，因诉争商标指定使用的“奶瓶”与各引证商标指定使用的商品不构成类似，需要通过认定驰名商标进行跨类保护，法院经审查后认定引证商标已经构成驰名商标，但是考虑到其驰名的商品为“人用药”，与“奶瓶”存在较大差异，不满足“容易误导公众，致使驰名商标所有人的利益受损”的要件，因此最终未给予引证商标权利人跨类保护。在后续的二审中，北京市高级人民法院（2020）京行终428号生效判决书认为一审关于驰名的认定违反了按需认定的原则，如果最终并未给予驰名商标的保护力度，则引证商标是否构成驰名法院不应当单独进行认定。
不难看出，“按需认定”原则直接影响了驰名条款各要件的判断顺序，如果其他要件不满足，是否构成驰名一般不再进行认定。
六、结 语
“按需认定”原则是在纠正我国“驰名商标认定异化”的大背景下提出来的，对其内涵的理解和适用应当灵活把握，避免矫枉过正。在具体适用“按需认定”原则的时候，要回归对驰名商标强保护的制度设置初衷，在尊重当事人的请求权和防止驰名商标认定异化之间寻找到平衡点，对驰名商标的保护不能过度也不能错位，从真正意义上实现驰名商标“按需认定”。
注释
[i]笔者代理的（2019）京行终5865号商标无效宣告案件中，北京市高级人民法院认定第7608839号“伊利及图”商标构成未注册驰名商标，将相同和类似商品上注册满五年的诉争商标“金伊丽及图”予以无效宣告。
[ii] 笔者代理的（2016）京行终字第5741号、5742号商标无效宣告案件中，北京市高级人民法院认定第1212844号“东鹏DONGPENG及图”商标构成已注册驰名商标，将不类似商品上注册满五年的两诉争商标予以无效宣告。
[iii]（2020）京民终194号民事判决书入选最高人民法院“2020年度知识产权五十件典型案例”及北京市高级人民法院“2020年度北京法院知识产权司法保护十大案例”。
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