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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻译：北京思韬知识产权代理有限公司
原标题：“一”是最孤独的数字：关于标准必要专利自愿受 F/RAND 承诺约束的2021政策声明草案的分析（第二部分）
孤立地分析2021年政策声明草案就像试图不戴眼镜观看3D电影。因为只有在考虑真正FRAND许可承诺的语言，才能辨别出2021年政策草案中包含了许多不受支持和不正确的假设声明，并理解其含义。在本系列第二部分中，我们考虑了对欧洲电信标准协会(ETSI)做出的特定许可承诺的语言，以及与之相关的各种法律声明。
“虽然当涉及多个专利时，禁令何时适用的界限并不明确，但以解决‘劫持’问题的名义，在不可能发生‘劫持’的情况下对单个专利的主张施加限制是不正确的。”
在本系列文章的第一部分中，我们概述了2021年政策声明草案之前的2013年和2019年政策声明。在第二部分中，我们考虑了对欧洲电信标准协会(ETSI)做出的特定许可承诺的语言，以及与之相关的各种法律声明。
ETSI承诺/法律现状
孤立地分析2021年政策声明草案就像试图不戴眼镜观看3D电影。因为只有在考虑真正FRAND许可承诺的语言，例如，ETSI采用的语言，以及与之相关的当前的法律状态时，我们才能辨别出2021年政策草案中包含了许多不受支持和不正确的假设声明，并理解其含义。
首先，应考虑ETSI许可承诺的语言，提供如下（强调补充）：
如果所附知识产权信息声明附件中披露的知识产权对于所附知识产权信息声明附件中确定的ETSI工作项目、标准和/或技术规范而言是或即将成为并且仍然是必不可少的，则声明人和/或其附属公司(1)根据 ETSI知识产权政策第6.1条的条款和条件，针对该/这些知识产权准备授予不可撤销的许可…
值得注意的是，“准备授予不可撤销的许可”这一措辞反映了这样一个事实，即许可是一种协议，反过来，它需要合意并且双方接受一定程度的未知风险。鉴于此，Rodney Gilstrap法官在一宗违约案件中发现，根据法国法律，专利所有人可以通过提供FRAND条款和条件的许可或善意谈判以获得FRAND许可来履行其合同义务（见备忘录意见和最终判决，HTC Corporation，HTC America Inc诉Telefonaktiebolaget LM Ericsson，Ericsson Inc，案件编号：6:18-CV-00243-JRG（ED Texas，2019 年 5 月 22 日））。该裁决未被上诉。
专利侵权诉讼的背景下，一些案例发现，寻求依赖许可承诺或专利政策作为抗辩或限制救济措施的一方，承担作出抗辩或限制的举证责任。鉴于对 FRAND 许可承诺条件性表述，即“在一定程度上……该知识产权……是或成为，并保持必要的”（强调补充），这需要潜在的被许可人先接受必要性才能主张存在任何合同义务。例如，参见美国特拉华州地方法院 2020 年的裁决，即 Sierra Wireless基于 FRAND 的反诉，因Sierra Wireless未能实质证明而在简易判决中失败（ Koninklijke KPN NV v. Sierra Wireless, Inc . , No. 17-90-LPS, 2020 US Dist. LEXIS 67016（D. Del. Apr. 16, 2020））。国际贸易委员会的规则亦是相同的（请参阅某些电子设备，包括无线通信设备、便携式音乐和数据处理设备以及平板电脑，Inv. No. 337-TA-794 (USITC 2012)，其中就三星提起的337调查中，发现Apple并没有承担证明 FRAND 抗辩的责任。当然，鉴于Apple没有提出任何基于 FRAND 的抗辩，这导致奥巴马总统发布了一项推翻禁令的行政命令）。
接下来，考虑在专利所有者与ETSI之间的合同下拥有未行使的 FRAND 许可权与拥有许可本身不同。当然，最大的区别在于前者不是对专利侵权的抗辩，也不是对救济的限制。正如法官 Rodney Gilstrap 所指出的，“联邦民事诉讼规则 8(c)(1) 将‘许可’、‘放弃’和‘豁免’确定为积极抗辩。如果 Apple 坚持认为 FRAND 对损害赔偿施加了额外的合同限制，超出了法院向陪审团提供的指示，Apple 应该适当地提出争辩问题，并要求法院就该问题向陪审团提供指示。”（参见Optis无线技术有限责任公司等诉 Apple公司，民事诉讼编号 2:19-cv-00066-JRG（德克萨斯州东部，2020年9月10日）关于法庭审判的意见和命令以及支持事实的调查结果和法律结论）
那么，如果被指控的侵权人没有许可且不存在合同义务，那么对受许可承诺约束的专利适用特殊规则的基础是什么？即使确实存在合同义务（即因为所涉专利是必要的），并且该义务已被违反，为什么不像往常一样简单地评估违约救济，而不是将合同法原则硬塞进专利侵权救济中（正如我们之前在这里所写的）？
回到 ETSI 许可声明的表述，也许最重要的是要认识到什么是没有说出来的。例如，许可声明没有提及在潜在被许可人在被发现侵权之前未获得许可的情况下同意限制侵权的救济。ETSI知识产权 (IPR) 政策和知识产权指南同样未提及这一点。与此一致，联邦巡回上诉法院 (CAFC)在Apple v. Motorola 案中承认，“如果初审法院认为侵权人先前进行了恶意谈判”，则有权对故意侵权增加损害赔偿，并驳回任何排除标准相关专利禁令的规则，称“如果侵权者单方面拒绝 FRAND许可费或不合理地延谈判以达成同样的效果，禁令可能是合理的。”再看2013年政策声明的措辞，似乎“与专利持有人对SDO的现有 F/RAND 许可承诺的条款不相符”，因此，其不是专利侵权救济，而是2013年政策声明的鼓励对专利的差别对待仅仅是因为它们受到许可承诺的约束。
撇开专利所有者拒绝作出许可承诺的情况不谈，这不是政策声明所要解决的问题（相反，他们认为专利受自愿 F/RAND 承诺的约束），唯一潜在的与“FRAND”相关的限制在美国专利侵权的全部救济的权利似乎来自反垄断监管机构。我们认为，到目前为止，我们所知道的唯一限制是潜在限制，仅适用于谷歌和摩托罗拉（参见联邦贸易委员会关于摩托罗拉移动有限责任公司和Google的决定和命令（以下简称“ Google同意令”），其中规定了在 Google 和/或摩托罗拉寻求禁令救济之前必须满足的要求，其中包括提供通知、许可要约和仲裁要约）。同样，在华为诉中兴的案例中（案例C-170/13 ），欧盟法院得出结论认为，只要通知实施者，就受许可承诺约束的专利寻求禁令并不违反欧盟竞争法，并且，实施者通过表明其想要FRAND许可或报价来回应。
这一观点后来在欧盟委员会的委员会与欧洲议会、理事会和欧洲经济和社会委员会的沟通：制定欧盟标准必要专利方法中得到认可。北京市高级人民法院的《专利侵权判定指南（2017） 》（“北京指南”）还参照专利持有人和被控侵权人的作为和不作为，对何时适用禁令作出了指导。值得注意的是，Google同意令、华为诉中兴通讯和北京指南都是根据何时不适合寻求禁令来制定的，即它们都没有表示寻求侵权损害赔偿或超出FRAND费率的损害赔偿是违法行为。事实上，Google同意令特别做了相反的表述：“[尽管]本命令的任何其他规定，本命令的任何内容均不得：......阻止或限制被告寻求除涵盖禁令救济之外的救济、索赔或抗辩，包括侵权损害赔偿以及对故意侵权的潜在加强赔偿”。
对ETSI的许可承诺、其知识产权政策和知识产权指南也没有提及：(1) 专利所有者承担证明许可必要性的举证责任（即专利对标准至关重要，并且未被无效……）; (2) 实施者在对所有潜在问题进行充分诉讼后有权获得FRAND许可；(3) 实施者可以在签订许可后质疑有效性。具体而言，关于必要性，允许实施者在反对必要性的同时保留对FRAND的权利，这与 ETSI 许可承诺的表述完全不一致，并且不合理地在偏袒实施者。简而言之，允许实施者拥有他们的FRAND蛋糕并吃掉它，这也鼓励了“反劫持”。如果罚款不超过应交的停车费，为什么还要支付停车计时器？此外，允许实施者在确定侵权之前保留FRAND许可,可能会使许可对许多专利所有者来说站不住脚，并且没有考虑潜在专利被提起诉讼后发生的风险变化或诉讼的巨大成本。
最后同样重要的是，迄今为止，美国法院一直不愿意确定FRAND许可的条款，并在没有其他诉讼的情况下将其作为补救措施。首先要注意的是，关于联邦法院系统，Rodney Gilstrap法官发现，此类法院无权就涉及“外国法律、外国专利或任何FRAND抗辩或[某人]可以在国外司法管辖区提起的任何FRAND抗辩”（Optis诉Apple案）。其次，即使专利所有者仅出于其美国专利的目的获得遵守 FRAND义务和/或没有违反 FRAND（这不一定是确定什么是FRAND……）的声明，FRAND许可也不会作为一种救济。专利所有人也不能强迫实施者进行有约束力的仲裁。因此，在美国专利所有者无法因实施者未经许可使用其技术而获得补偿，除非其以逐项专利为基础起诉侵权。
“牛肉”在哪里？
鉴于永久禁令只能在侵权诉讼之后，实施者将有充分机会根据任何许可承诺、专利政策……和/或与此相关的先前判决提出任何抗辩或反诉。那么怎么会发生“劫持”呢？再次回看2013年政策声明的措辞，专利所有者如何主张专利权以“将竞争对手排除在市场之外或获得比标准制定之前更高的使用价格……”？因为如果许可承诺以某种方式对补救措施施加了限制，法院可能会在证明相同的情况下授予该限制。或者，再看2019年政策声明的措辞，在获得任何补救措施之前，如何“在公司被纳入使用标准后[要求]过多的许可费”对已经在无偿使用该技术并有权获得全面听证的实施者产生负面影响？
只能推测 DOJ、USPTO和NIST关注的情况是，专利持有人利用一项专利的禁令作为杠杆来获得更大专利组合的许可。当然，华为在针对 Unwired Planet的案件中尤其关注这一点，特别是考虑到华为涉嫌侵权的大部分活动都发生在英国境外。在该案中，英国上诉法院回应了华为的担忧，称对于未来的有效性挑战，“许可可以而且应该包括一个适当的机制来处理此类诉讼的结果。”值得注意的是，英国法院并没有剥夺Unwired Planet获得英国禁令的权利，而是行使其公平管辖权的方式以试图在这种情况下取得公正的结果（众所周知，涉及确定而不是裁决，英国法院所认为的全球FRAND费率是什么，即如果华为不接受，则有理由继续执行禁令）。英国法院是否达到了最佳平衡是值得商榷的。然而，在不考虑专利权被主张的更广泛背景下，英国法院所采取的方法比创建适用于所有标准相关专利的一揽子规则更合理。
在需要DOJ、USPTO和NIST的参与来解决这个问题的情况下，应该考虑一种类似于在考虑限制宪法权利的法律的有效性时使用的方法，即至少，这些声明是否涉及合法的政府利益,它们是否与实现这种利益有合理的关系？可以说，鉴于该行业的重要性以及所涉及的资金数额，也许应该考虑更高的标准（即，这些陈述是否与重要的政府治理目的实质相关，或者更严格，对于实现令人信服的政府治理目的是必要的？）。无论标准如何，各机构都应该清楚正在解决的问题。虽然当涉及多个专利时，禁令何时适用的界限并不明确，但以解决“劫持”问题的名义，在不可能发生“劫持”的情况下对单个专利的主张施加限制是不正确的。在被指控的侵权人有机会获得许可，并提出任何与FRAND相关的抗辩，且该专利被认定为有效且侵权，但尚未提出此类抗辩之后，“劫持”也不能证明限制超-FRAND损害赔偿的合理性。
在本系列的最后一部分中，我们将分析2021年政策声明草案的措辞，强调其与现行法律的不一致以及对涉及单个美国专利的情况下，“劫持”的不适用性。
来源：IPRdaily中文网（iprdaily）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻译：北京思韬知识产权代理有限公司
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
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