作者 | 王李娟 乐视网
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编者按：
该文系根据乐视网高级法务经理王李娟女士在知产 “育才•扶秀”公益活动发言整理，内容经由王李娟女士确认。
本文系作者站在企业的视角，结合自身从事的企业风控和知识产权保护工作，从商标保护机制、企业商标战略规划、企业商标管理与保护，以及合同审核中的商标注意事项，共四个方面，探讨企业商标的规划与保护过程中应当注意的问题。
一、商标保护机制
商标根据是否通过商标局的核准注册分为未注册商标和注册商标。商标法对于这两种商标的保护机制是不同的。
商标法不保护未注册普通商标，可以适用反不正当竞争法予以保护。对于在先使用并有一定影响的未注册商标，根据商标法第三十二条规定，保护范围限于在注册程序的对抗保护。对于未注册驰名商标的保护力度较弱，根据商标法第十三条规定，限于禁止相同或类似商品上的相同或近似商标的注册及使用。
对于注册商标来讲，商标法的保护力度较强。对于普通的注册商标，可以禁止相同或者类似商品向相同或者近似商标的注册以及使用。对于驰名商标来讲，商标法采取保护力度极强的跨类保护。
二、企业商标战略规划
企业的商标战略是个宏伟的蓝图，需要根据企业的不同情况进行选择。实践之中，企业采取的商标战略主要分为以下四种：
第一种，无商标战略。实践中，纯加工企业和项目型企业不需要进行商标注册。纯加工企业仅仅加工生产产品，并不直接将自己的商标使用在自己制造的产品上也不对外以自己的名义进行销售；项目型企业，由于依赖项目而存在，如果项目结束，企业也宣告解散。因此，对于这两种类型的企业来说，商标和品牌存在的价值不大。
第二种，单一商标战略。这种战略的优点在于企业品牌架构简单、管理方便、宣传成本低，缺点：在于如果一个产品出现信誉危机，将连带整个品牌的信誉受到威胁。3M、飞利浦采用的是这种策略。
第三种，多商标战略。这种战略的优点在于市场划分定位更加精准，如果一个品牌出现风险，另外品牌收到的影响较小。缺点在于，多品牌的管理成本和宣传成本较高。这种战略主要适用于大型的日化企业。
第四种，主副品牌战略。这种战略结合了单一和多商标战略的优点。以海尔为例，海尔有“小王子”牌冰箱和“小神童”洗衣机。
主商标和商号中的显著部分应当及时商标布局，子副商标则视企业的战略而定。
品牌的简称、昵称和别称的商标规划，对于企业商标战略布局也是十分重要的。索尼爱立信在宣传过程中，消费者通常将该品牌简称为“索爱”。最初，索尼爱立信并没有意识到品牌简称商标布局的重要性，导致后来企业花费了极大成本去夺取“索爱”的商标权。
索尼爱立信的例子提示我们，在企业商标规划过程中，应当在规划之初就将品牌简称、昵称、别称纳入其中。企业在未来的品牌宣传过程中，也可以引导消费者形成使用品牌简称的习惯，提升品牌简称的知名度、影响力，这对于企业商标战略也是非常有利的。
三、企业商标管理与保护（一）企业商标注册
一般来讲，企业商标注册的流程可以分为四个阶段：
第一阶段，取名。商标法对于商标的组成有明确的规定。此外，可以参考《商标审查与审理标准》，其中对于商标不予注册的绝对理由和相对理由都有明确的指导规范。在这个阶段，企业的法务部门需要为业务部门或者品牌部门，提供专业的指导建议。
第二阶段，查询。在商标局官网上可以进行商标近似查询，商标查询一般会有三到四个月的数据滞后期，这个滞后期通常称为盲查期，这是企业需要注意的风险点。
第三阶段，申请。这是企业顾虑较多的一个阶段。首先要考虑商标申请主体的选择，比照申请商标和之前主体持有商标的近似程度，以免发生自驳的情况。其次，要考虑商标无形资产的价值归属以及未来商标的运营途径。一般来讲，如果集团体系上既有上市公司也有非上市公司，一般将商标放入上市公司麾下。一方面，可以增加上市公司的无形资产价值，另一方面，商标可以作为无形资产融资。
在企业商标规划中，我们通常强调“产品未发、商标先行”的布局思路。不过，从企业的角度来讲，这种思路也存在商业风险。如果竞争对手恶意利用这一策略，只要监测对方的商标申请情况，就可以推测出企业的下一步商业动态，这对企业未来的发展不利。
在规避这种商业风险方面，苹果公司的做法值得借鉴。苹果公司每发行一款新产品，就会新注册一个BVI或者开曼的壳公司，专用于申请该新产品的知识产权，这样既保护了企业的知识产权，又不会被商业对手知悉商业信息。
在商标的申请类别选择方面，目前企业倾向于在多类别注册商标。这种方式，对于保护企业商标不被抢注或混淆，确实有利。但也会导致部分注册商标被限制，如果没有合适的许可对象，连续三年不使用，商标会面临被撤销的风险。
此外，考虑到商标的地域性限制，企业在申请商标时需要考虑到产品未来是否有进出口的计划，目标国是哪个国家。如果产品有这样的计划，通常需要进行双重保护注册。
第四阶段，经过商标局或者商评委的复审，最终取得注册。
（二）企业商标管理
企业商标管理关键在于制定一个较为完善的商标管理制度。首先，企业商标管理制度应当明确划分与商标管理有关的法务部、品牌部、业务部等相关部门的职责，让商标的设计、注册保护以及使用，均有据可循。
法务部是商标管理的“大管家”，负责商标使用风险预警，国内外商标的申请注册、变更、转让续展、许可等日常事务，以及处理非诉法律案件；品牌部是商标的创意与设计部门；业务部则为商标的使用和需求部门。
企业商标管理分为内部管理和外部管理。内部管理包括对商品包装或者说明书或者其他附着物商标的使用、广告宣传中的使用、员工规范使用（个人名片、公司邮箱、内部材料）；外部管理则包括广告商、广告代理商、销售代理商、制造商、合作伙伴、商标标志的印刷厂商的使用、自媒体新闻宣传的使用。
企业在商标使用过程中，应当避免商标的不当使用导致的侵权责任或者商标被撤销或无效风险；避免商标广告的违法违规宣传导致的行政责任及消费者纠纷；避免在与合作伙伴合作过程中，因商标导致的合同纠纷。
（三）企业商标保护
做好企业商标保护，首先需要了解发现商标侵权的途径，主要包括以下途径：
1、定期监测商标公告，预防可能侵权的商标获得注册
2、监测商品：内部监测与委托外部律师监测竞争对手
3、监测广告发布
4、消费者投诉、客户回访
5、设立举报电话及举报邮箱
6、定期排查企业登记公告信息
其中，排查企业登记信息的原因在于，部分企业的产品名称直接以企业商号中的显著部分进行命名，如果对方企业商号与自身注册商标近似，就会较为容易发现侵权产品。
在发现商标侵权行为之后，如何制止？
企业可以发送警告函或者律师函，要求对方对涉嫌侵权的商标进行修改、下架侵权产品等。这种途径通常和可以结合行政查处、海关保护和仲裁诉讼结合使用。
行政查处是指在获得侵权线索后，向县级以上工商行政管理部门举报，交由其进行查处。海关保护则是指将重要的商标在海关备案。目前我国40余家海关实现了知识产权备案信息共享，进出关的产品如果存在商标侵权嫌疑，海关会通知备案企业。
四、合同审核中的商标注意事项1.委托设计美术作品、商标标识或广告语作品的权利归属约定
除了企业自身品牌部门可以自己设计商标外，更多的情况下，企业委托第三方机构设计商标标识。在委托环节，对于委托设立的商标标识包括美术作品的权利归属需要做以明确规定。著作权法规定，受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。
以乐视公司为例，我们通常约定版权全部归乐视所有，包括美术作品的发表权、修改、署名甚至于获得报酬的权利。对于商标权，我们在合同中约定被委托方不能自行申请商标，同时还会让被委托方作出明确的承诺，保证提供给我的作品是权利清洁的，不会导致权利纠纷。
2.合作主体共同持有商标，共享商标收益
在多个主体合作过程中，通常会出现合作主体共同持有商标的情况。合作主体应当将未来商标的申请权、收益权通过合同的形式做以约定。如果出现纠纷，可以基于合同约定追究侵权主体的违约责任。
3、对外授权中明确授权（许可）商标的注册号、授权时限、授权商品范围、授权地域、授权性质、双方权利义务等
企业注册商标除了自己使用外，商标许可或者授权的现象也较为常见。在商标许可授权的过程中，应注意对许可事项和范围进行严格的界定。
4、OEM和ODM合作模式下代工工厂的侵权风险
OEM（Original Equipment Manufacturing，原始设备生产商）：“代工生产”品牌单位以委托合同的形式委托工厂进行产品的制造—委托单位持有商标，由委托单位销售或经营。ODM（Original Design Manufacture，原始设计制造商）：代工厂提供产品研发、设计制造到后期维护的全部服务。
在OEM和ODM合作形式下，受托方在签署代加工合同时，务必要求委托方出示商标注册证或者商标授权书，确认委托方有权在加工的产品上贴标。否则，受托方将难以摆脱商标侵权责任。
图片来源 | 乐视
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