基康仪器：是否存在商标/商号被撤销、宣告无效的风险？
——公司名称和商号是否可以转让？
【发行人概述】
基康仪器股份有限公司（以下简称“基康仪器”或“发行人”）于2022年9月28日通过北交所上市委审议。基康仪器的主营业务为智能监测终端的研发、生产与销售，同时提供安全监测物联网解决方案及服务。
【反馈回复】
请发行人进一步明确与美国基康关于商标、商号权属及其使用范围相关权利义务约定情况，是否存在被撤销、宣告无效、诉讼等法律风险。请保荐机构及发行人律师核查并发表明确意见。
回复：
一、与美国基康关于商标、商号权属及其使用范围相关权利义务约定情况
（一）关于商标、商号权属的约定
发行人与美国基康于2022年6月2日签署了《合作协议》，双方就商标、商号权属相关权利义务的约定如下：
就发行人为美国基康全资子公司期间持有的系列商标、商号的权属，双方确认，美国基康于2012年4月转让其所持基康有限100%股权时，股权转让对价已包含基康有限名下全部有形资产及无形资产（包括但不限于商标、商号及专利）的价值，自股权转让款支付完毕之日起，美国基康不享有该等商标、商号的任何权利和利益，发行人/基康有限有权自由使用该等商标、商号，美国基康对该等商标、商号的所有权及使用情况不存在异议。
就美国基康退出基康有限持股后至《合作协议》签署日期间发行人及其控股子公司持有的系列商标、商号的权属，双方确认，该等商标、商号归属于发行人，美国基康对该等商标、商号的所有权及使用情况不存在异议。
（二）关于商标、商号使用范围相关权利义务的约定
二、发行人商标、商号是否存在被撤销、宣告无效、诉讼等法律风险
（一）美国基康已声明对发行人商标、商号不存在异议
（二）发行人商号被撤销、宣告无效、诉讼的法律风险较低
1、发行人商号的取得合法有效，具有明确的法律依据和事实基础
美国基康在中国境内设立全资子公司，基于投资关系，该子公司名称为“基康仪器（北京）有限公司”（英文命名为 GEOKON INSTRUMENTS（BEIJING) CO., LTD.），基康有限因其设立行为，合法且原始取得“基康/GEOKON”的商号权；2012年，美国基康将其持有的基康有限的全部股权转让至蒋小钢等人，截至本回复出具日，股权转让各方均未就股权转让事宜产生争议，且已超过争议解决的3年法定诉讼时效。
《中华人民共和国民法典》第一千零一十三条规定，法人、非法人组织享有名称权，有权依法决定、使用、变更、转让或者许可他人使用自己的名称。《企业名称登记管理规定》第十九条规定，企业名称转让或者授权他人使用的，相关企业应当依法通过国家企业信用信息公示系统向社会公示。
根据上述规定，我国法律法规并不禁止公司名称的转让，通过受让全部股权取得公司名称和商号的行为是合法的。因此，蒋小钢等人受让基康有限全部股权，除非双方另有明确约定，基康有限的财产（包含商标、商号等知识产权）、商誉、债权债务的持有主体不会产生变化，仍由基康有限享有。
同理，后续基康有限整体变更为发行人，其商号权的主体并未变更，故基康有限及发行人在中国大陆地区享有“基康/GEOKON”商号权是合法有效的，具有明确的法律依据和事实基础。
2、发行人的商号被撤销、宣告无效、诉讼的法律风险较低
虽然发行人在中国大陆地区享有“基康/GEOKON”商号权是合法有效、具有明确的法律依据和事实基础的，如美国基康对发行人的商号提出不正当竞争诉讼、禁止发行人使用商号，基于如下理由，其成功的可能性较低：
①美国基康不具有在先商号权
《最高人民法院关于适用<中华人民共和国反不正当竞争法>若干问题的解释》第九条第一款规定，市场主体登记管理部门依法登记的企业名称，以及在中国境内进行商业使用的境外企业名称，人民法院可以认定为反不正当竞争法第六条第二项规定的“企业名称”。
因此，中国法律保护的在先商号权，系指在中国大陆注册的中国法人的名称，以及在中国境内进行商业使用的境外企业名称。具体而言，美国基康虽然在中国设立基康有限，但因为股权转让和整体变更为股份有限公司，“基康”商号的所有权和商誉转由发行人享有。此外，美国基康并未在中国大陆地区对“基康”商号进行过商业使用，其在中国大陆地区对“基康”商号不享有在先商号权的权利基础，因此，美国基康无权依据《反不正当竞争法》第六条第二项主张发行人的“基康”商号侵犯其在先商号权。
②发行人取得“基康”商号具有合法来源，不会导致消费者的混淆误认
《中华人民共和国商标法》第五十八条规定，将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。
《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条第一、二项规定，经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定（二）擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）、社会组织名称（包括简称等）、姓名（包括笔名、艺名、译名等）。
《企业名称登记管理规定》第二十一条第一款规定，企业认为其他企业名称侵犯本企业名称合法权益的，可以向人民法院起诉或者请求为涉嫌侵权企业办理登记的企业登记机关处理。
根据上述规定，将他人在先注册商标作为企业字号的，可能涉嫌构成不正当竞争行为。但是鉴于发行人将“基康”作为商号，系美国基康在设立全资子公司基康有限时自行申请且已经有权机关核准，因此发行人使用“基康”作为企业字号具有合法来源，不存在攀附他人知名度的主观恶意。
同时，发行人在对外销售时，发行人自产产品或代理销售的美国基康产品，均具有各自独立的仪器唯一编号和检测证书，该等证书内容分别包含发行人或美国基康的注册商标、仪器型号、仪器唯一编号及仪器原始检测数据等信息。通常情况下，客户在安装前会核对仪器原始检测数据并对仪器进行现场检验，并可以依据仪器唯一编号分别向发行人或美国基康申请查询对应的产品信息以验证真伪。发行人主要客户已出具《确认函》：“本单位在进行采购时，基康仪器已告知且本单位已知悉，所涉产品为基康仪器的自产产品或其代理销售的美国基康产品，且每一产品均对应唯一编号，基康仪器在销售产品或提供服务过程中不存在混淆其他产品或误导本单位的情形，本单位与基康仪器不存在纠纷或者潜在纠纷，亦不存在诉讼或仲裁”；且美国基康确认知悉发行人使用含有“基康”“GEOKON”等字样的商标商号进行产品宣传及销售，发行人在对外宣传过程中，不存在假冒美国基康或其他品牌的商标商号等使客户误认为二者之间存在特定关系、从而做出错误的意思表示的情形。因此，发行人作为美国基康在中国大陆地区唯一的代理商，使用“基康”作为企业字号，也并未导致消费者的混淆误认。
综上，发行人的“基康”商号并未侵犯美国基康的商号权或者在先注册商标专用权。即便美国基康针对发行人“基康”字号向登记主管机关（北京市市场监督管理局）提起企业名称争议行政投诉，或者提出不正当竞争民事诉讼，发行人承担不利后果的可能性也较低。
3、发行人商标被撤销、宣告无效的法律风险较小
（1）发行人的商标因违反法律规定的禁用、禁注条款或泛化为通用名词而被撤销的法律风险较小
《中华人民共和国商标法》第十条规定，下列标志不得作为商标使用：（一）同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的，以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的；（二）同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的，但经该国政府同意的除外；（三）同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似的，但经该组织同意或者不易误导公众的除外；（四）与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的，但经授权的除外；（五）同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的；（六）带有民族歧视性的；（七）带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的；（八）有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。
《中华人民共和国商标法》第十一条规定，下列标志不得作为商标注册：
（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）其他缺乏显著特征的。
前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。
发行人及其控股子公司持有的商标不存在违反法律规定的禁用、禁注条款，未泛化未通用名词，因此被撤销的法律风险较小。
（2）发行人的商标因连续三年不使用而被撤销的法律风险较小
《中华人民共和国商标法》第四十九条第二款规定，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。
发行人的“基康”及“GEOKON”商标一直在核定商品范围上有效、持续地进行商业使用，并且已经在相关市场和用户群体中形成了较高的知名度，因连续三年不使用而撤销的法律风险较小。
（3）发行人的商标因违反《中华人民共和国商标法》 第十五条、第三十条、第三十一条及第三十二条而被宣告无效的法律风险较小
《中华人民共和国商标法》第四十五条规定，已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。
《中华人民共和国商标法》第十五条规定，未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。
《中华人民共和国商标法》第三十条规定，申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。
《中华人民共和国商标法》第三十一条规定，两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告。《中华人民共和国商标法》第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。
根据上述规定，对注册商标无效宣告，必须在商标注册之日起五年内提出。如果超过五年提出无效宣告，需要同时满足两个法定条件：（1）商标恶意注册；（2）在先权利必须是驰名商标。
发行人相关商标的注册时间均已超过五年，故包括美国基康在内的在先权利人或者利害关系人无权提出无效宣告。
如美国基康能够证明其商标为中国驰名商标且发行人恶意注册商标，则发行人的商标存在被宣告无效的可能性，但是：
首先，发行人原系美国基康全资子公司，且在2012年美国基康退出持股后继续作为美国基康在中国大陆地区的独家代理商，主观上不存在攀附美国基康企业名称及商标的恶意，加之美国基康已书面确认其对发行人拥有的商标、商号、专利等知识产权无异议，并确认发行人不存在侵犯其合法权益的情形，因此发行人不存在恶意注册商标的情形。
其次，根据《中华人民共和国商标法》及相关法律、法规、司法解释的规定，商标的注册和保护具有地域性，我国法律规定的商标在先使用和知名度均指在中国大陆地区的使用，“基康”“GEOKON”相关商标一直由发行人在中国使用。在不存在恶意注册且我国法律有明确规定的前提下，不存在直接适用《保护工业产权巴黎公约》对境外驰名商标予以保护的情形。因此，美国基康被认定为驰名商标并予以保护的可能性较小。
综上，发行人持有的“基康”“GEOKON”相关商标被无效宣告的法律风险较小。
4、发行人商标被诉讼的法律风险较小
《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款规定，原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百二十四条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。
根据上述规定，通常情况下，我国人民法院不受理两个注册商标之间的侵权诉讼。因此，美国基康如对发行人使用“基康”“GEOKON”商标的行为提起商标侵权之诉，必须先向国家知识产权局提出无效宣告或者撤销申请，先行宣告或撤销无效发行人“基康”“GEOKON”相关商标。发行人相关商标被撤销、宣告无效的法律风险较小，因此，美国基康对发行人提起商标侵权诉讼被受理并胜诉的可能性较低。
5、知识产权律师出具的意见
根据北京国枫律师事务所知识产权律师出具的法律意见书，“‘基康’、‘GEOKON’商号和相关商标的权利稳定性较高，被撤销或无效宣告的可能性较小。并且，即使美国基康其提起商标侵权或不正当竞争诉讼，其胜诉的可能性较低”。
综上，发行人已与美国基康就商标、商号权属及其使用范围相关权利义务作出进一步约定，发行人商标、商号被撤销、宣告无效、诉讼的法律风险较小。
【律证分析】
基康仪器案例，发行人设立时系美国基康出资的外商独资企业，后美国基康将其所持有的发行人100%股权分别转让给蒋小钢等，公司性质变更为内资企业。
发行人系美国基康在中国大陆区域的独家代理商，美国基康在中国大陆授权发行人负责经营。故审核机构关注到发行人业务开展对基康商标的依赖程度，要求说明发行人与美国基康关于商标、商号权属及其使用范围约定情况，是否存在被撤销、宣告无效、诉讼等法律风险。
对此，中介机构进行了详细的论证，综合分析了涉及商标、商号的相关法规，笔者认为非常全面，已将全部法规附在本文最后，并将中介机构的论证思路简要总结如下：
1.美国基康已声明对发行人商标、商号不存在异议
美国基康书面确认发行人及其控股子公司持有的系列商标、商号的权属归属于发行人，不存在异议。
2.发行人商号被撤销、宣告无效、诉讼的法律风险较低
（1）发行人商号的取得合法有效，具有明确的法律依据和事实基础
发行人在设立初期即合法且原始取得相关商号权，后美国基康将其持有的发行人股权全部转让，至今各方均未产生争议，且已超过3年法定诉讼时效。公司名称的转让，通过受让全部股权取得公司名称和商号的行为是合法的。
（2）发行人的商号被撤销、宣告无效、诉讼的法律风险较低
①美国基康不具有在先商号权
中国法律保护的在先商号权，系指在中国大陆注册的中国法人的名称，以及在中国境内进行商业使用的境外企业名称。美国基康并未在中国大陆地区对“基康”商号进行过商业使用，其在中国大陆地区对“基康”商号不享有在先商号权的权利基础。
②发行人取得“基康”商号具有合法来源，不会导致消费者的混淆误认
发行人将“基康”作为商号，系美国基康在设立全资子公司基康有限时自行申请且已经有权机关核准，具有合法来源，不存在攀附他人知名度的主观恶意。
美国基康确认知悉发行人使用商标商号进行产品宣传及销售，发行人在对外宣传过程中，不存在假冒美国基康或其他品牌的商标商号等使客户误认为二者之间存在特定关系、从而做出错误的意思表示的情形。
（3）发行人商标被撤销、宣告无效的法律风险较小
发行人持有的商标不存在违反法律规定的禁用、禁注条款，未泛化未通用名词，因此被撤销的法律风险较小。
发行人商标一直在核定商品范围上有效、持续地进行商业使用，并且已经在相关市场和用户群体中形成了较高的知名度，因连续三年不使用而撤销的法律风险较小。
美国基康被认定为驰名商标并予以保护的可能性较小。发行人相关商标的注册时间均已超过五年，故包括美国基康在内的在先权利人或者利害关系人无权提出无效宣告。
（4）发行人商标被诉讼的法律风险较小
通常情况法院不受理两个注册商标之间的侵权诉讼，美国基康如对发行人使用商标的行为提起商标侵权之诉，必须先向国家知识产权局提出无效宣告或者撤销申请。
发行人相关商标被撤销、宣告无效的法律风险较小，因此，美国基康对发行人提起商标侵权诉讼被受理并胜诉的可能性较低。
（5）知识产权律师出具的法律意见认为相关商标被撤销或无效宣告的可能性较小。
此外，发行人也计划创立新品牌作为应对措施，并已提交申请新的系列商标。
【参考法规文件】
《中华人民共和国民法典》（2021.01.01生效）
第一千零一十三条 法人、非法人组织享有名称权，有权依法决定、使用、变更、转让或者许可他人使用自己的名称。
《企业名称登记管理规定》（2021.03.01修订）
第十九条 企业名称转让或者授权他人使用的，相关企业应当依法通过国家企业信用信息公示系统向社会公示。
第二十一条 企业认为其他企业名称侵犯本企业名称合法权益的，可以向人民法院起诉或者请求为涉嫌侵权企业办理登记的企业登记机关处理。
企业登记机关受理申请后，可以进行调解；调解不成的，企业登记机关应当自受理之日起3个月内作出行政裁决。
《中华人民共和国反不正当竞争法》（2019.04.23修订）
第六条 经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定
（一）擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识；
（二）擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）、社会组织名称（包括简称等）、姓名（包括笔名、艺名、译名等）；
（三）擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页等；
（四）其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。
《最高人民法院关于适用<中华人民共和国反不正当竞争法>若干问题的解释》（2022.03.20生效）
第九条 市场主体登记管理部门依法登记的企业名称，以及在中国境内进行商业使用的境外企业名称，人民法院可以认定为反不正当竞争法第六条第二项规定的“企业名称”。
有一定影响的个体工商户、农民专业合作社（联合社）以及法律、行政法规规定的其他市场主体的名称（包括简称、字号等），人民法院可以依照反不正当竞争法第六条第二项予以认定。
《中华人民共和国商标法》（2019.11.01修订）
第十条 下列标志不得作为商标使用：
（一）同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的，以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的；
（二）同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的，但经该国政府同意的除外；
（三）同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似的，但经该组织同意或者不易误导公众的除外；
（四）与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的，但经授权的除外；
（五）同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的；
（六）带有民族歧视性的；
（七）带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的；
（八）有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。
县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。
第十一条 下列标志不得作为商标注册：
（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；
（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；
（三）其他缺乏显著特征的。
前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。
第十五条 未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。
就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。
第十六条 商标中有商品的地理标志，而该商品并非来源于该标志所标示的地区，误导公众的，不予注册并禁止使用；但是，已经善意取得注册的继续有效。
前款所称地理标志，是指标示某商品来源于某地区，该商品的特定质量、信誉或者其他特征，主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。
第三十条 申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。
第三十一条 两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告。
第三十二条 申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。
第四十五条 已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。
商标评审委员会收到宣告注册商标无效的申请后，应当书面通知有关当事人，并限期提出答辩。商标评审委员会应当自收到申请之日起十二个月内做出维持注册商标或者宣告注册商标无效的裁定，并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长六个月。当事人对商标评审委员会的裁定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。人民法院应当通知商标裁定程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。
商标评审委员会在依照前款规定对无效宣告请求进行审查的过程中，所涉及的在先权利的确定必须以人民法院正在审理或者行政机关正在处理的另一案件的结果为依据的，可以中止审查。中止原因消除后，应当恢复审查程序。
第五十八条 将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。
《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》（2021.01.01修订）
第一条 原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼，符合民事诉讼法第一百一十九条规定的，人民法院应当受理。
原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百二十四条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。
